文/集佳知识产权代理有限公司 李春晖

　　摘要：

　　最新司法解释法释〔2016〕1号第8条对功能性特征提出了定义和不同于传统等同原则的等同标准。这种对功能性特征和普通技术特征的区分在技术层面是困难的，在权利层面会导致权利要求保护范围因技术特征会否被认定为功能性特征而产生极大不同，从而推动产生一些不必要的争议，影响权利人行使权利。事实上，美国司法实践以及功能性特征与普通技术特征在权利要求中的目的、在语言学上的关联、在司法实践中的解释方式、等同原则与功能性特征的根源与目的等，均表明功能性特征应与普通技术特征一样适用传统的等同原则。即，对功能性特征等同侵权的标准，应为“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”。

　　关键词：

　　功能性特征 等同原则 反向等同原则 权利要求的解释

　　一、问题的提出：功能性特征不再适用等同原则？

　　在我国专利实践中，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（下称《规定》）第17条正式引入了等同原则，确立了等同原则的基本标准，即手段、功能、效果的基本相同。

　　审查指南提及了“功能或者效果特征”及“功能性限定的技术特征”，但未直接定义。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称《解释》）第4条涉及“以功能或者效果表述的技术特征”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号，下称《解释二》）则直接定义了功能性特征。三者所指为同一对象。

　　在侵权救济程序中，《解释》第4条规定，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”若被控产品与说明书及附图（以下仅称“说明书”）记载的具体实施方式不相同也不等同，即使其落入功能性特征1的语义范围也不侵权。

　　该第4条涉及了“等同”。从其措辞来看，这里的“等同”非指传统的等同原则，而是功能性特征的解释所使用的一种手段。它与等同原则的标准有何异同？在这一点上存在分歧。分歧主要在于对功能和效果这两个要素，是“相同”还是“基本相同”。若考虑到该第4条的目的是“确定技术特征的内容”，亦即解释权利要求的技术特征，而非进行侵权判定，认为该“等同”的标准是“基本相同的手段、相同的功能和效果”是有道理的，毕竟功能性特征就是用功能或效果来限定该技术特征本身2。相对于传统的由三个“基本相同”构成的“标配”等同原则而言，我们不妨将只有一个“基本相同”的“等同”称为“低配等同”。

　　基于前述可自然推知，对于经说明书和附图解释的功能性特征仍可适用等同原则。即，经过《解释》第4条的解释，功能性特征的内容包括与说明书中的具体实施方式以相同或基本相同的手段实现相同的功能和效果的实施方式。这是判定字面侵权（相同侵权）的基础。进一步，在等同原则之下，与该功能性特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能和效果的技术特征，为等同技术特征，构成等同侵权的基础。

　　然而，最新颁布的《解释二》第8条规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征3相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且……4在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，……与功能性特征相同或者等同。”其中，“与功能性特征相同或者等同”这样的措辞使得该第8条的逻辑比较凌乱。如果说第8条的目的在于直接规定如何判定功能性特征的相同或等同的标准的话，则相当于废除了《解释》第4条。而如果说《解释二》第8条的目的在于进一步细化《解释》第4条的话，则“与功能性特征相同或者等同”这样的措辞又与该第4条确定功能性特征的内容的目的不符。

　　事实上，按权威解释，《解释二》第8条即功能性特征的最终保护范围，不应再对功能或效果进行“二次等同”5，这就是为什么使用了“与功能性特征相同或者等同”这样的措辞。即，虽然最高人民法院声称《解释二》不与《规定》和《解释》相抵触，不存在取代它们的问题6，事实上《解释二》第8条有两个功能：一是对依据《解释》第4条对功能性特征进行解释的方式进行进一步明确，二是对功能性特征的等同原则进行特殊规定。

　　进一步，从《解释二》第8条的措辞“以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果”对应于“与功能性特征相同或者等同”两种情况来看，唯一合理的理解为：“与功能性特征相同” 对应于手段、功能、效果均相同的情况，是对技术特征内容的确定，对应于《解释》第4条，但相当于取消了其中的“等同”；“与功能性特征等同”则不属于《解释》第4条中所确定的“技术特征的内容”，而是对《规定》中等同原则的修正，即舍“标配”等同原则而采“低配等同”标准7。

　　如此，则两个方面均存在疑问：《解释》第4条所确立的对功能性特征内容的确定方式真的不再包含任何“等同”手段了吗？对功能性特征本身的等同标准有必要不同于普通技术特征吗？即使假设《解释二》第8条中的“等同”肩挑双重角色，既作为确定功能性特征的内容的手段的一部分（以免出现与《解释》第4条的矛盾），又作为对功能性特征本身的等同原则的新规定，则前述第二个问题仍然存在。甚或假设《解释二》第8条不是对等同原则的修改而是对功能性特征断绝了适用传统等同原则的可能性，问题则是：功能性特征不再适用等同原则吗？

　　笔者认为：对功能性特征本身，应与普通技术特征一样适用传统的等同原则。

　　二、等同原则与功能性特征的美国实践

　　等同原则源于美国专利实践，同样采用通行的“三个基本相同”的等同标准。

　　我国《解释》第4条类似于美国专利法第112条f款：“组合方案权利要求中的特征可以被表达为执行指定功能的手段或步骤，而不记载支持该功能的结构、材料或动作。这样的权利要求应被解释为覆盖说明书中所描述的相应结构、材料或动作，以及其等同方案”。该条款是发源于Westing-House v. Boyden Power Brake, Co.案8的衡平法原则“反向等同原则”针对功能性特征的具体化9。该原则的含义是即使被控方案在权利要求字面含义范围内，但与体现于具体实施例的真正发明相比是以实质上不同的方式实现相同或相似的作用，则不构成侵权10。可见，《解释》第4条和美国专利法系从正面陈述如何解释功能性特征，而作为侵权抗辩原则的反向等同原则系从反面涉及何种技术方案不构成侵权。为论述方便，本文将两方面均称为“反向等同原则”，并在提及该原则时仅指代上述解释方式，并不意味着相关机构或文献明确提出了“反向等同原则”这个概念。

　　关于等同原则与112条的“等同”之间的关系问题，美国联邦巡回上诉法院在Pennwalt Co. v. Durand-Wayland, Inc.案（1987年）11中，认为112条中的“等同”涉及的是相同侵权的判断，而非等同侵权的判断。 1997年，美国最高法院在Warner-Jenkinson案12中进一步确认，1952年美国专利法第112条并未取消等同原则。

　　这样，在经反向等同原则“解释”（法律问题）之后的权利要求基础上可再施加作为侵权判定原则的等同原则（事实问题），即“三个基本相同”的标准13。

　　三、功能性特征仍应适用等同原则

　　可见，关于等同原则和功能性特征，我国很大程度上借鉴了美国的专利实践。然而《解释二》第8条对美国实践进行了一些修改，笔者认为理由并不充分。

　　1．功能性特征与普通技术特征没有实质性区别

　　首先，它们在权利要求中具有相同的目的，即概括说明书中的具体实施方式。即使对于所谓非概括性的技术特征，可以认为其在说明书中的具体实施方式就是其自身。

　　其次，二者在语言学上是相关联的，没有不可逾越的界限：功能性特征的使用多因技术发展和语言局限导致找不到恰当的已有术语。很多普通术语的渊源正是对其指称的事物所完成的功能或任务的表述。《解释二》第8条将“……仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定其实现……功能或者效果的具体实施方式的”限定功能或效果的技术特征（例如“变压器”、“放大器”）排除在功能性特征之外14，部分目的即在于区分功能性特征与成熟普通术语所构成的普通技术特征15，这正是基于对上述渊源的正确认知。

　　与美国实践相似，上述对适用反向等同原则的排除是因为认为已经普通术语化的功能性语言的内涵、外延是清楚明确的。但这种清楚明确至多是语言学意义上的，而非专利法意义上的。因为使用任何术语进行的概括，都应在专利文件上下文中获得其含义（见下节）。因此，即便被排除的术语不明确适用反向等同原则，其仍然难逃依据说明书和附图来解释的命运。

　　2．对功能性特征和普通技术特征的解释没有实质性区别

　　基于前节，对功能性特征和普通技术特征的解释也不应有任何实质性区别，而事实正是如此。

　　中外专利法都认同申请文件可对术语另有定义。对说明书有明确定义的情况当然没有任何争议16。但在说明书中没有明确定义时何种情况可视为“另有定义”，有多种不同理解。一种认为若从说明书来看所用术语明显不是其常规字面含义，则应按说明书限定其含义。另一种认为所用术语基本上都要基于说明书进行解释，因为其含义必在申请文件之上下文中形成。我国司法实践采后一理解。据《解释》第2条、第3条，法院依据内部证据对权利要求的理解和解释无任何前提条件，且内部证据优先于外部证据。这意味着法院认为权利要求的术语含义总是依据内部证据确定的，所谓的字面含义其实决定于外部证据，只有在没有内部定义时才出场。确实，该《解释》第2、3、4条均为对折中解释原则17的细化，且为层层递进的关系，第4条（反向等同原则）只是在第2、3条的规则下，针对功能性特征这种特殊情况作出的具体规定，并不意味着功能性特征之外的技术特征的解释就与功能性特征相反。

　　换言之，针对功能性特征的反向等同原则是语言的特点、权利要求技术方案的概括的性质和方法以及利益平衡原则所导致的利用说明书和附图解释权利要求的一种自然的方式，并非对解释方式的实质性改变，仍然与对权利要求的折中解释原则是一致的。

　　从另一角度来看，对普通技术特征基于说明书和附图进行的解释也就是基于说明书所记载的具体实施方式的解释，与侵权判定阶段的等同原则相结合，则基本覆盖了反向等同原则的效果（除了本文要讨论的“等同”标准是否一致之外），或者说相当于反向等同原则（其中的“等同”为“低配等同”）加上等同原则（“标配等同”）的效果。例如，在东莞富增泡棉塑胶诉福建富增鞋材案18中，根据说明书具体实施方式将甲苯二异氰酸脂（TB1）解释为TDI-90。TDI-90的性能优于被告使用的TDI-80，也就是功能、效果不同也不基本相同，因此被告使用的TDI-80不构成等同替换，不侵权。19可以看出在上述案件中，对非功能性特征的普通技术特征的解释和侵权判定方式与《解释》第4条的解释方式加上等同原则是类似的。

　　3． 功能性特征对等同原则有同样的需求

　　功能性特征与普通技术特征对等同原则也存在同样的需求。对功能性特征完全可能存在功能和/或效果基本相同的等同侵权。

　　首先，适用等同原则的根本原因在于语言无法精确。功能性特征本身产生的根源也在于语言无法精确：尚无可用的普通术语可用。但功能性特征的“不得不用”并不意味着功能性特征“更”精确从而更不需要等同原则。相反，功能性特征本身从语言上看仍然是由普通术语（元概念）组成的描述语言构成的，这些描述中的任何词语，包括所使用的功能/效果用语，应与普通技术特征处于同样的地位。

　　适用等同原则的另一原因在于申请人无法预见到侵权者有可能采用的所有侵权方式20。按三-1节，功能性特征未必比普通技术特征更为宽泛21，因此没有理由认为功能性特征比普通技术特征更能预见和覆盖住可能的侵权方式。况且，无论是功能性特征还是普通技术特征，是否过于宽泛要与说明书所公开的内容相比较，而非仅仅取决于该功能性特征或普通技术特征的用语自身。若权利要求中的功能性特征对功能/效果的概括事实上小于说明书中具体实施方式所能支持的范围，功能、效果或操作层面的等同完全是有可能和有必要的。

　　固然，审查指南对功能性特征是一种不提倡的态度。但是，不提倡某类技术特征仅仅是专利审查标准，并不意味着要在确定保护范围时适用不同的解释标准。如前所述，《解释》第4条的反向等同原则其实只是折中解释原则的具体体现，与对普通技术特征的解释没有实质性区别；而《解释二》第8条对功能性特征设定不同的等同标准（或取消传统等同原则），则没有合理的理由。即使假设使用功能性特征的申请人怀有不当扩大保护范围的“不良”意图的话，严格的专利审查，以及反向等同原则的适用，也已经缩小了范围，让功能性特征重新回到了与普通技术特征相同的起跑线上，更何况普通技术特征的范围未必就不宽泛。

　　当然，在适用等同原则时，对于不同的技术特征，例如必要技术特征、非必要技术特征、构成功能性特征的各种术语（元概念）、构成功能性特征在说明书中的具体实施方式的必要和非必要技术特征，以及说明书中对具体实施方式的描述所使用的各种术语（元概念）， 何谓“基本相同”会有不同的弹性。然而决定这种弹性的是该特征（术语）与技术方案的发明点的关联度，而与功能性特征与普通技术特征的二元划分无关。这种弹性也没有理由导致对某类特征（例如功能性特征）完全取消“基本相同”的标准而要求严格相同。

　　对大量未经实质审查的实用新型的考量也是《解释二》第8条对功能性特征采用不同的等同标准（或取消传统等同原则）的因素之一22，但是该理由并不成立。首先，实用新型制度的缺陷与功能性特征完全是两个方向的问题，不存在任何内在的关联性；其次，实用新型中未经审查的不仅包括功能性特征，也包括起概括作用、可能同样范围宽泛的普通技术特征，没有必要区别对待；最后，对实用新型的明显缺陷的审查会排除部分功能性特征23，而且涉及实用新型的侵权诉讼毫无疑问会有无效程序介入以完成所缺失的“实质审查”。

　　功能性特征甚至对等同原则有更多的需要。如前所述，功能性特征的使用往往是因为技术的发展碰到了语言的局限。申请人不得不使用功能性特征这一事实（当然，是否确实“不得不”要经过审查）就意味着相关技术方案具有一定的开拓性。业内已公认创造性更高的发明应享有更宽的保护范围24，因此从理论上说，功能性特征理应具有更宽的保护范围。那么，功能性特征的不得不然，以及其至少在形式上的更为宽泛，所导致的更宽保护范围也就有内在的合理性。《解释》第4条的反向等同原则表面上看是对功能性特征的一种限制，但这种限制并非否认上述更宽保护范围的合理性，而是防止产生并非不得不然而系蓄意谋求不合理保护范围的情况。而当保护范围按照反向等同原则已经收缩至说明书中的具体实施方式的时候，其至少已经取得了与普通技术特征相同的地位，应同样适用等同原则。而若考虑到前述开拓性，甚至可以有更宽松而非相同或更严格的等同标准。

　　四、区别对待功能性特征和普通技术特征的弊端

　　上面详细讨论了功能性特征与普通术语的渊源和关联，显示它们并无实质性区别。如此的话，若强行区分二者反而会带来问题。

　　首先是技术层面的问题：何为功能性特征将非常难以区分，从而为司法机关和当事人带来负担。《解释二》第8条的排除对象，“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”，其判断标准极具主观性。加上前述功能性特征和普通术语之间的渐变性（从而——界限的模糊性），将导致实践中非常难以操作。

　　当然，规则是否必要未必以其难度为准；然而也不能创立没有必要或者必要性不那么高、却高度难以实施的规则。若功能性特征与普通技术特征的区分仅仅在于是否适用反向等同原则即是否将技术特征收缩至说明书中的具体实施方式（及其低版等同），则如第三部分所述，由于对普通技术特征的解释方式与功能性特征没有实质性区别，在这个方面对权利人并无太大影响，则前述技术层面的困难不会构成严重问题。然而，若这种区分导致了是否二次等同（即是否对功能性特征本身的功能/效果适用等同原则）的问题，或者说是否对功能性特征采用相同的等同标准的问题，则前述技术层面的困难对权利人的影响极大。

　　即，在权利层面，《解释二》第8条的规定将导致功能性特征的认定不仅涉及是否适用反向等同原则的问题，而且涉及是否可以适用等同原则的问题。这样，是否将一个技术特征认定为功能性特征将极为重要。考虑到上述技术层面的复杂性和难度，可以预见功能性特征的认定将是侵权纠纷当事人角力的重要场所。社会公众，甚至是权利人自身，都有可能无法准确区分功能性特征的界限，从而无法稳定预期保护范围。

　　最后，舍弃“基本相同”，而采“相同”的标准来判定是否侵权，将十分不利于权利人。首先，众所周知语言无法精准，权利人对功能/效果的概括和描述未必完善25。 其次，同样众所周知，世间绝无完全相同的两件事物，除非涉嫌侵权人是百分百地抄袭。第三，基本不存在没有用的技术特征，只要技术方案存在不同，一般而言定有功能/效果的差异。以上三点的结合将令权利人非常难以证明侵权。

　　五、结论

　　综上，功能性特征与普通技术特征在权利要求中的目的、在语言学上的关联、在司法实践中的解释方式、等同原则与功能性特征的根源与目的等，均显示功能性特征与普通技术特征对等同原则有同样的需求，甚至更多的需求。若人为区分功能性特征和普通技术特征，并限制前者适用等同原则，在技术层面是困难的，在权利层面会导致专利权的保护范围因技术特征会否被认定为功能性特征而产生很大的不同，从而推动产生一些不必要的争议，影响权利人行使权利。

　　因此，《解释二》第8条的征求意见稿（例如第十三稿）有其合理性。在该征求意见稿中，作为对功能性特征的解释，亦即对功能性特征字面侵权（相同侵权）的标准，是“以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果”；作为针对功能性特征本身的等同原则，亦即对功能性特征等同侵权的标准，是“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”。

　　注释：
　　1.当涉及“等同”时，指的是技术特征。当涉及侵权判定或新颖性创造性、支持问题等审查基准时，指的是权利要求（技术方案）。为行文简洁，本文不作特意区分。
　　2.国家知识产权局2013年9月26日发布的《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》中，提出了“以基本相同的手段，实现相同的功能，达到基本相同的效果”的标准。但是在国家知识产权局2016年5月通过国知发管字[2016]31号印发给各地知识产权局的《专利侵权行为认定指南（试行）》中，完全未涉及权利要求保护范围的确定。
　　3.法释〔2016〕1号第8条采用了“实现……功能或者效果不可缺少的技术特征”的说法，与法释〔2009〕21号第4条的“功能或者效果的具体实施方式”的说法有所不同。为简洁起见，本文仍采用“具体实施方式及其等同实施方式”的说法。即使在法释〔2016〕1号之前，法释〔2009〕21号第4条采用的“具体实施方式”的说法也并不意味着包含所有不相关的细节。换个角度，即便包含这样的细节，其等同的范围必然是很宽广的，宽广到跟不考虑该细节一样。
　　4.为行文简洁，本文均略去了“本领域普通技术人员”这样的用语，除非有特别强调之需。
　　5.宋晓明、王闯、李剑：《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）的理解与适用》，载《人民司法.应用》2016年第10期，页28， 31。
　　6.同前注，页36。
　　7.北京市高级人民法院2013 年 9 月 4 日下发至北京市属中级法院和基层法院的《专利侵权判定指南》中，第39条和第54条即已分别体现了与《解释二》类似的相同侵权和等同侵权判定规则，但从字面上并未排除二次等同。
　　8.170 U.S. 537 (1898).
　　9.闫文军：《专利权的保护范围》，北京：法律出版社2007年4月第1版，页150-151。
　　10.同前注，页150。
　　11.4 USPQ 2d 1737.
　　12.Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).
　　13.See Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy, Patent Litigation And Strategy, 4th edition, p532.
　　14.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)及说明(征求意见稿)》（第十三稿），最高人民法院2015年2月发布：第8条第1款及其说明。
　　15.另一部分目的在于排除下面这种情况：不涉及成熟的普通术语，仍然是对功能和效果的描述，但是对于功能和效果的描述足以确定权利要求的保护范围，例如，审查指南第二部分第九章涉及的软件领域的所谓功能性限定，很多情况下实为对软件模块所欲完成的操作的描述，就有可能符合《解释二》该但书的规定。信息来源：最高人民法院知识产权庭审判长、《解释二》执笔人李剑：“最新专利法司法解释全文解读”，在中国知识产权研究会“《侵犯专利权纠纷案件司法解释（二）》与专利诉讼证据运用培训班”上的讲课，北京京燕饭店，2016年4月24日。
　　16.例如《专利审查指南2010》第二部分第二章3.3.3节第8段。
　　17.《专利法》第59条第1款。
　　18.福建省高级人民法院（2008）闽民终字第391号判决书。
　　19.黄从珍编写：“东莞富增泡棉塑胶有限公司诉福建富增鞋材发展有限公司侵犯专利权纠纷案”，载奚晓明主编：《中国知识产权指导案例评注（上下卷）》，中国法制出版社2011年4月第1版，页155，163-164。
　　20.尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社2005年4月第2版，页374。
　　21.同脚注5。该文指出之所以没有二次等同，主要是考虑到功能性特征字面含义较为宽泛。笔者认为该逻辑并不必然成立。
　　22.同脚注5。该文还指出，“加之大量的实用新型专利授权未经实质审查，如果对于功能、效果适用基本相同，则会不适当地扩张了了专利权的保护范围”。
　　23.《专利审查指南2010》第一部分第二章7.4节之（9）。
　　24.例如3.2.1节第2段，“开拓性发明可以比改进性发明有更宽的概括范围。”
　　25.例如脚注5，页30。