文/集佳知识产权代理有限公司保定分部 史菲菲

　　审查员在评价创造性时，会根据本发明要求保护的技术方案与最接近的现有技术相比，得到区别技术特征，然后根据该区别技术特征在本发明中所起的作用，确定实际要解决的技术问题。笔者在实际工作中，发现审查员经常认为在面临实际解决的技术问题时，采用该区别技术特征为本领域技术人员的惯用手段，通过对比文件结合公知常识来评判本发明的创造性。

　　对于这类审通，如果默认审查员认定的实际要解决的技术问题正确，而论证在解决上述技术问题时，采用该区别技术特征是非显而易见的，就陷入了怪圈，不能准确评价该方案的创造性。

　　审查指南关于三步法的描述中，明确说明了本发明实际要解决的技术问题是根据区别技术特征在本发明中所起的作用来确定的，然而实际过程中，审查员经常通过区别技术特征在公知常识中所起的作用确定本发明实际要解决的技术问题。

　　下面，举两个具体的例子进行说明。

　　例1

　　本发明的内容为：

　　一种在运物资监控报警系统，包括安装在物资包装外面的射频电子标签、固定在物资包装底部的金属遮挡板、安装在储运仓库或集装箱中的射频读写器以及数据处理器和警报发送装置，所述射频读写器、数据处理器和警报发送装置依次以有线或无线的方式相连接，所述射频读写器用于注册所述射频电子标签所在的物资层数，并对最上层物资的射频电子标签进行实时扫描。

　　审查员认为对比文件公开了本发明的射频电子标签、射频读写器、数据处理器和警报发送装置，区别技术特征为：固定在物资包装底部的金属遮挡板，基于上述区别技术特征，审查员认为该发明实际解决的技术问题是：防止下方的物资被误读。其中，在读取上方物资标签时，为防止下方物资的标签也被读取，即防止下方物资标签被误读，在物资包装底部固定金属遮挡板是本领域技术人员容易想到的，因此，不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

　　从上面的推导过程来看，审查员完全按照三步法的要求对本案进行的评价，而且本领域技术人员在面临防止下方物资误读的问题时，确实很容易想到采用金属遮挡板屏蔽的方式来解决该问题，从这个角度看，审查员评价该方案没有创造性，是完全合理的。

　　但是，审查员在确定“本发明实际解决的技术问题”时，并没有按照三步法的要求进行确定。即其不是根据该区别技术特征在本发明中所起的作用确定的“本发明实际解决的技术问题”，而是根据该区别技术特征的自然属性确定的“本发明实际解决的技术问题”。本方案中，由于金属遮挡板的金属属性，使金属遮挡板自然具有屏蔽信号的作用，审查员根据该作用，确定了“本发明实际解决的技术问题”。

　　本发明的说明书中记载了：在物资的底部固定有金属遮挡板，射频读写器仅能对顶层的射频电子标签进行实时扫描，无法读取到下层物资的射频电子标签。当顶层的物资被盗，上层物资包装粘贴的电子标签不能被有效识读，同时射频读写器可识读到下一层的电子标签，从而引发警情并发出被盗报警信号；当物资移位或跌落时，射频读写器可识读到下一层的电子标签，从而引发警情并发出移位报警信号。基于此，本发明增加金属遮挡板的作用不是简单的为了防止下方物资标签被误读，而是在当物资移位或跌落时，能够读取下层的电子标签，以使得能够对物资移位或跌落进行判断，继而本发明实际解决的技术问题应当为：如何在物资跌落后，可发出报警。采用了正确的“本发明实际解决的技术问题”后，才能对创造性作出准确的评价，可见，本领域技术人员在面临如何在物资跌落后，可发出报警这一问题时，很难想到采用增加金属遮挡板的方式解决。

　　例2

　　本发明的内容为：

　　一种高压缸，包括高压缸本体（1），所述高压缸本体（1）具有：用于与泵体隔板上的中间流道对齐的对应通道（2）；连通所述高压缸本体（1）的内腔及所述对应通道（2）的进气通道（3），所述进气通道（3）的开口设置于所述高压缸本体（1）的内壁上；所述进气通道（3）为由所述高压缸本体（1）的内壁向所述高压缸本体（1）的外壁延伸的通孔；所述进气通道（3）远离所述高压缸本体（1）的内腔的一端设置有用于密封的密封塞（4）。

　　审查员认为对比文件公开了本发明的高压缸、对应通道、中间流道及进气通道，区别技术特征在于：进气通道为由高压缸本体的内壁向高压缸本体的外壁延伸的通孔；进气通道远离高压缸本体的内腔的一端设置有用于密封的密封塞。基于上述区别技术特征，审查员认为该权利要求实际解决的技术问题是：为了加工方便。其中，为了加工方便，本领域技术人员容易想到将进气通道设置为通孔，同时在进气通道远离高压缸本体的内腔的一端设置有用于密封的密封塞。因此，不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

　　同样地，从上面的推导过程来看，审查员完全按照三步法的要求对本案进行的评价。而本领域技术人员在面临为了加工方便时，确实很容易想到加工通孔并将通孔的一端通过密封塞密封来解决该问题，从这个角度看，审查员评价该方案没有创造性，是完全合理的。

　　但是，审查员在确定“本发明实际解决的技术问题”时，并没有按照三步法的要求进行确定。审查员不是根据上述区别技术特征在本发明中所起的作用确定的本发明实际解决的技术问题，而是根据该区别技术特征能够起到便于加工的作用来确定本发明实际解决的技术问题为：为了加工方便。本方案中，进气通道为由高压缸本体的内壁向高压缸本体的外壁延伸的通孔；进气通道远离高压缸本体的内腔的一端设置有用于密封的密封塞，能够起到便于加工的作用，审查员根据该作用，确定了“本发明实际解决的技术问题”。

　　本发明根据说明书中记载了：进气通道的开口设置于高压缸本体的内壁上；进气通道为由高压缸本体的内壁向高压缸本体的外壁延伸的通孔，对应通道与该通孔连通，并且，进气通道位于高压缸本体的外壁上（远离高压缸本体的内腔的一端）的开口通过密封塞密封，避免漏气。结合附图可以看出，由于进气通道为由高压缸本体的内壁向高压缸本体的外壁延伸的通孔，即，进气通道位于高压缸本体的内壁上的开口为孔状结构，其内壁与高压缸本体的两端面之间均具有实体部分，即，滚子转动到该处时，滚子沿轴向方向的两端分别通过开口的内壁与高压缸本体的两端面之间的两个实体部分支撑，进而有效降低了滚子的倾斜程度，降低了滚子与高压缸本体的内壁及滑片的磨损度，提高高压压缩部的使用寿命。因此，本发明中的进气通道加工为通孔，并在其远离高压缸本体的内腔的一端设置密封塞，起到的作用并不是处于为了加工方便的考虑，而是滚子转动到进气通道的开口处时，滚子沿轴向方向的两端分别通过开口的内壁与高压缸本体的两端面之间的两个实体部分支撑。因此，本发明实际要解决的技术问题应当为：降低滚子的倾斜程度，提高使用寿命。由此可见，本领域技术人员在面临如何降低滚子的倾斜程度这一问题时，很难想到采用进气通道为由高压缸本体的内壁向高压缸本体的外壁延伸的通孔的方式解决。

　　基于上述两个案例，可以发现“实际要解决的技术问题”定的是否准确，会影响创造性的判断，而且因为此原因导致的对创造性误判的案例越来越多，那么为什么会出现这种结果呢。笔者认为审查员在确定区别技术特征所起的作用时出现了错误。出现这种问题的审查意见并非根据区别技术特征在本发明中所起的作用而确定作用，并进一步确定“本发明实际解决的技术问题”，而是根据区别技术特征在公知常识中所起的作用确定作用，然后根据确定的作用确定“本发明实际要解决的技术问题”。而在判断非显而易见性时，审查员会认为在本领域面临上述技术问题时，采用该区别技术特征为公知常识。也就是说审查员陷入了死循环，即通过公知常识推导出实际解决的技术问题，在判断非显而易见性时，又通过实际解决的技术问题，确定区别技术特征为公知常识。也就是说审查员在确定区别技术特征的作用时，便认定该区别技术特征为公知常识了。避免此问题非常简单，只需要严格按照三步法的方式评价创造性便可。