文/集佳知识产权代理有限公司 王宝筠

引言：

专利侵权判定问题一直以来是专利保护中的热点问题，针对该问题，专利从业者进行了诸多讨论。本文，将目光聚集到专利中的方法专利，针对方法专利中存在判断步骤的情况，就专利侵权问题结合一模拟案例加以讨论。

一、案例：

该案例十分简单，专利权为一方法，包括步骤A、B、C、D。其中，步骤B为一个判断步骤，具体为：判断是否满足条件甲，如果“是”则执行步骤C，对于“否则”的情况，在该权利要求中并没有加以明确。专利权人发现一竞争对手在使用一类似方法（后文对于涉嫌侵权的方法均称为目标方法），该目标方法包括A、B、X、C、D这五个步骤，其中，A、C、D和本发明的A、C、D完全一致，只不过，目标方法在步骤B的判断为“是”的情况下，并不直接执行步骤C，而是进一步执行步骤X的判断，在步骤X的判断结果为“是”的情况下，再去执行步骤C。那么，这个目标方法是否侵权呢？对此案例，存在以下观点。

二、观点：

（一）、观点一：

观点一认为目标方法并不侵权，主要理由为：在专利权中，只要步骤B的判断结果为“是”，就去执行步骤C；而在目标方法中，在步骤B的判断结果为“是”的情况下，并不一定执行步骤C，因此，目标方法的方案和专利权的方案是两个不同的方案，目标方法并不侵权。

（二）、观点二：

观点二认为：在目标方法中存在步骤A、B、X、C、D这五个步骤，这五个步骤中包含了专利权的A、B、C、D四个步骤。基于全面覆盖原则，目标方法落入权利要求的保护范围中，构成侵权。

（三）、观点三：

观点三认为：权利要求中的步骤B和步骤C的表述属于一上位概念，目标方法的步骤B、步骤X和步骤C属于该上位概念的下位概念，因此，目标方法构成侵权。

上述几个观点貌似都有道理，但针对同样的事实，怎么会得出两个相反的结论呢？这需要我们进行分析。

三、笔者的分析

在进行侵权判定的分析之前，我们首先有必要明确专利侵权的判定方法。在北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》（后文称“《指南》”）中，对发明、实用新型专利权的侵权判定，具体明确了相同侵权和等同侵权两种判定方法。本文以这两种方法对上述案例进行分析。

（一）、基于相同侵权对本案的分析

1、相同侵权的相关规定

在《指南》第35条中指出：相同侵权，即文字含义上的侵权,是指被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同的对应技术特征。这可以理解为是对相同侵权的一般性定义。

在《指南》第36条中指出：当权利要求中记载的技术特征采用上位概念特征，而被诉侵权技术方案的相应技术特征采用的是相应的下位概念特征时，则被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

在《指南》第37条中指出：被诉侵权技术方案在包含了权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，仍然落入专利权保护范围。

第36、37条是对相同侵权的进一步细化的规定，我们可以将这两条简单理解为是下位概念构成对上位概念的侵权、增加新技术特征的方案构成对原有方案的侵权。

2、结合相同侵权对观点二的分析

结合之前的介绍可以发现，观点二就是基于相同侵权得出目标方法侵权的结论。具体而言，观点二认为目标方法在专利权方法的基础上新增加了一个技术特征（判断X），但其仍然落入专利权的保护范围中。观点二依据《指南》第37条，其结论似乎毫无争议，但事实确实如此吗？其实并不尽然。

分析观点二的问题所在，笔者认为我们应该注意侵权判定过程中的比对对象。

（1）技术特征

在《指南》中明确规定，应该采用技术特征比对的方法来进行侵权判定，也就是说，侵权判定过程中的比对对象应该是技术特征。那么，什么是技术特征呢？在《指南》第5条中指出，技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。这里面提及几个“独立”是我们要加以重视的内容。

（2）观点二的问题所在

在观点二中，是把权利要求保护方案中的A、B、C、D四个步骤拆分开来作为4个技术特征。笔者认为，观点二中以形式化的步骤划分作为技术特征的划分依据是不妥当的，应该结合基本的逻辑要求以及实际的技术内容来划分技术特征，并以这样划分出的技术特征作为侵权判断中的比较对象。

例如，在本案中，从基本的逻辑来讲，“判断”应该包括判断本身以及判断所对应执行的动作，这样才是一个完整的“判断”，才能满足执行相应功能、达到相应技术效果这一技术特征的最低要求。在本案中，判断步骤B和执行步骤C应该作为一个整体，被视作一个技术特征。相应的，在目标方法中，判断步骤X和其对应的执行步骤C应该作为一个整体，而该整体是步骤B所对应的执行动作，该执行动作应该和步骤B一起构成一个技术特征。目标方法中所包括的技术特征是：特征一：步骤A，特征二：步骤D，以及特征三：步骤B、步骤X和步骤C。由此可见，目标方法并不是相对于权利要求增加了技术特征的方案，而是一个将权利要求的技术特征“步骤B和C”修改为“步骤B、X、C”的方案。由于目标方法并没有包含权利要求的所有技术特征，因此，目标方法并不构成等同侵权。观点二并不成立。

3、结合相同侵权对观点三的分析

观点三是以特征间的上下位关系来说明目标方法侵权。这一观点的核心点在于：权利要求中的“进行步骤B的判断，再执行步骤C”属于一上位概念，但“进行步骤B的判断，再执行步骤C”确实是一个上位么，确实能够概括例如“进行步骤B的判断，再进行步骤X的判断，再执行步骤C”这一具体方案么？答案是否定的。

分析独立权利要求我们会发现，“进行步骤B，再执行步骤C”这一所谓的上位概念所对应的方案应该是：如果满足步骤B的判断条件，则执行步骤C，不满足则不执行步骤C（对于判断条件为“不满足”的情况，由于权利要求没有限定，因此，可以进行最大化的解释，但由于已经限定了满足判断条件的情况下执行步骤C，而且判断的不同分支的执行内容又必然不同，因此，在最大化解释的情况下，解释出的内容为“不满足则不执行步骤C”）。

但对于目标方法的方案是：

满足步骤B的判断条件、以及满足步骤X的判断条件，则执行步骤C；

满足步骤B的判断条件但不满足步骤X的判断条件，不执行步骤C；

不满足步骤B的判断条件，则不执行步骤C。

从上述三种情况可见，在满足步骤B判断条件的情况下，存在不执行步骤C的情况，而这和上位概括中满足步骤B即执行步骤C的情况是相悖的，因此，从上位概念的角度来说，独立权利要求中的上位概念是无法包括目标方法的某一分支方案的，目标方法并不是独立权利要求上位概念的下位方案。

由上述分析我们可以知道，对于一个“上位概念”，我们应该全面分析其文字表述背后所实际对应的技术内容，以此来确定其是否确实属于上位概念。在上位概念无法成立的情况下，观点三基于此所得出的目标方法构成相同侵权的结论也就无法成立了。回顾观点一我们可以发现，这其实也是观点一的观点。尽管观点二、三所得出的目标方法侵权的结论有误，但我们还不能据此就得出目标方法不侵权的结论，因为我们还需要进行等同侵权方面的分析。

（二）结合等同侵权对本案的分析

1、等同侵权

在《指南》第42条中指出，等同侵权，是指被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同，但是属于等同特征，应当认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

在第43条中指出，等同特征，是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

在第44、45、46条中，则对“基本相同的手段、基本相同的功能和基本相同的效果”进行了明确。

2、结合等同侵权对本案的分析

结合等同侵权的上述规定，我们可以做如下的分析。

我们仍然以权利要求中的“步骤B和步骤C”作为一个技术特征、目标方法中的“步骤B、判断X和步骤C”作为一个技术特征，来进行等同侵权方面的分析。

如果目标方法中所增加的判断X，是一个常规的判断步骤，例如，是否开机的判断，那么，对于步骤B、X、C来说，其对于步骤B、C的改变仅仅是一种惯常的替换，其整体的工作原理没有较步骤B、C发生改变，步骤B、X、C相对于步骤B、C来说属于本领域技术人员无需付出创造性劳动就能想到的技术特征，因此，步骤B、X、C属于步骤B、C的等同特征。在目标方法中的步骤A、D与专利中的步骤A、D相同的情况下，可以以同等侵权的判定方式得出目标方法构成对专利权的侵权。

但是，如果目标方法中所新增加的判断X是一个存在新的价值、新的贡献所在的判断，那么，步骤B、X、C就是本领域技术人员需要付出创造性劳动才能想到的技术特征。由此，步骤B、X、C不再是步骤B、C的等同特征，目标方法就不再构成等同侵权。在相同侵权、等同侵权都不成立的情况下，目标方法自然也就不侵权了。

结语：

在专利侵权判断中，技术特征的划分是十分重要的一环。在技术特征的划分过程中，我们一方面要重视相关法条的严谨适用，更要高度重视技术的实际情况。对于技术特征所应包括的技术单元，我们有必要按照《指南》对于“技术特征”的要求来加以确定；而在技术特征划分的过程中，则要结合技术的实际情况，确定单元间是否具有不可分割的关系，并基于此完成技术特征的划分。而在专利侵权的判断过程中，我们应该结合相同侵权、等同侵权两种类型，对目标方法是否构成侵权进行全面的分析，避免遗漏某种侵权类型。

以上为笔者的一些个人观点，难免有不妥之处，还请读者批评指正。