文/集佳知识产权代理有限公司 王玲

　　摘要：本文结合处理审查意见中的具体体会，对如何分析现有技术是否存在技术启示以论述本发明创造性的审查意见答复提供一些可行的思路。本文从现有技术是否存在对应的技术问题、是否能够结合、是否存在相反的技术教导、是否易于转用等角度分析了如何判断现有技术是否存在技术启示，进而论证本发明是否是非显而易见的。

　　关键词：创造性 非显而易见 技术启示 技术问题

　　专利法第二十二条第一款规定了授予专利权的实质条件，即授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。其中，专利法第二十二条第三款规定，发明的创造性是指与现有技术相比，发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

　　而在判断发明是否具有突出的实质性特点时，要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。在实践中，审查员通常使用“三步法”来评述权利要求保护的发明相对于现有技术是否是显而易见的。根据审查指南的相关规定，“三步法”通常包括以下三个步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员是否显而易见。申请人或代理人进行创造性答复时，往往也是用“三步法”的逻辑来论证本发明的非显而易见性。而在使用“三步法”逻辑论证时，第三步的论证，即通过论述从本发明相对于最接近的现有技术具有的区别技术特征和本发明实际解决的技术问题出发来论述本发明是非显而易见的，往往是答复的难点和重点。

　　下面将结合笔者在专利代理实践中的一些心得和体会，提供几种可能的答复思路，供同行探讨、指正。

　　（一）从现有技术不存在相应的技术问题出发，论述不存在技术启示

　　审查指南规定，在判断现有技术是否存在技术启示时，应当要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

　　下面将通过一个案例分析，对审查员提供的对比文件所公开的技术方案不存在本发明要解决的技术问题的角度，来论述本领域技术人员在面对对比文件时，没有动机对其进行改进而得到本发明的技术方案，现有技术不存在相应的技术启示。

　　案例1：

　　原始权利要求：

　　“1、一种音频切换方法，其特征在于，包括：

　　接收第一处理器发送的切换控制消息；

　　根据所述切换控制消息，将音频输入通道切换到与第二处理器相连的通道上，或者

　　将音频输入通道和控制信道切换到与第一处理器或第二处理器相连的通道上。”

　　审查员检索的对比文件公开了一种音频系统，其包括通信处理器和应用处理器，审查员认为对比文件1隐含公开了接收第一处理器发送的切换控制消息并执行切换的过程的音频切换方法，本发明权利要求1要求保护的技术方案与对比文件1公开的内容相比仅是文字表述的差别，本发明上述方案不具有创造性。

　　申请人认为，对比文件1并不存在本发明所要解决的技术问题，因而不存在技术启示。在对比文件1中，当应用处理器AP需要播放音乐时，音乐可以直接通过数据链路器即AC链路直接从应用处理器传递到音频解码器7中。而为了听取传入的语音呼叫，来自通信处理器CP的音频信号可以使用PCM总线6传递到音频编码器7中。由此可见，应用处理器音频传输的通道使用AC链路7，通信处理器音频传输的通道使用PCM总线6，二者是两个独立的通道，并对应不同的接口（AC链路接口和PCM接口），二者在正常的传输中，无需进行通道的切换。也就是说，在应用对比文件的方案时，不存在本发明所要解决的对通信处理器和应用处理器进行切换的问题。进一步的，由于对比文件1不存在上述技术问题，本领域技术人员在面对对比文件1时，没有动机对其进行改进，进而得到本发明的技术方案。由此可见，现有技术并不存在相应的技术启示，本发明是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

　　（二）从不存在结合的必要和可能的角度，论述现有技术不存在技术启示

　　下面通过一个案例介绍如何通过分析现有技术不存在与区别技术特征结合的必要和可能来论述现有技术不存在技术启示，本发明是非显而易见的。

　　案例2：

　　原始权利要求：

　　“1、一种计费方法，其特征在于，包括：

　　接收上报的至少包含两种业务量类型的业务量申请；

　　对每种业务量类型分别批价后选择其中一个业务量类型进行授权。”

　　审查员检索的对比文件公开了一种用于对分组数据网络中的服务进行计费的方法，计费系统可产生一个包含可使用的服务以及计费方式在内的选择列表，并将所述选择列表传输到用户终端设备上，用户从服务列表中可以选择一项服务，用户所做的选择将传输到计费系统上，由计费系统对其进行分析授权。审查员指出本发明与对比文件1的区别技术特征是，本发明接收的上报的至少包括两种业务量类型的业务量申请，并选择其中一个业务量申请进行授权，而对比文件1是由计费系统产生一个包含可使用的服务技术对应的两种或多种计费方式在内的选择列表，并将选择列表传输到用户设备上，由用户设备选择计费方式。审查员认为，对于所属技术人员来说，当给一种服务分配了两种或多种计费方式时，由用户设备向计费系统上报至少包含两种业务类型的业务量申请均是所属领域技术人员容易想到和易于实现的，属于所属技术领域技术人员的常用技术手段，因此是显而易见的。

　　申请人首先对权利要求进行了修改，明确了方法执行的主体是计费系统。申请人坚持认为，对比文件1并不存在技术启示，对比文件1没有任何理由与所谓的区别技术特征结合以得到本发明权利要求1的技术方案。对比文件1中是由用户终端从所述服务列表中选择一项服务，之后，用户所做的选择通过服务选择系统传输到计费系统上。按照审查员的意见，对比文件1中已明确选择服务的主体是用户终端。那么，已经由用户终端对计费方式进行选择得到一种计费方式后，对比文件1无法再结合任何已知手段而实现让计费系统再去选择一种业务量类型。因为计费系统根本没有可选择的内容，计费系统得到上报的内容仅仅是用户选择后的唯一一种业务量类型。对比文件1中已提供了用户选择计费方式和可使用服务的技术方案，本领域技术人员在面对对比文件1的技术方案时，不会产生任何理由和动机将其与“计费系统接收上报的至少包含两种业务量类型的业务量申请；计费系统对每种业务量类型分别批价后选择其中一个业务量类型进行授权”这样的特征相结合。就对比文件1提供的技术方案来说，其没有与区别特征相结合的必要。因此，对比文件1并不存在技术启示，本发明的上述技术特征是非显而易见的。

　　（三）从现有技术具有相反的技术教导的角度，论述现有技术不存在技术启示

　　下面通过一个案例介绍如何通过分析现有技术存在相反的技术教导的角度来论述现有技术不存在技术启示，本发明是非显而易见的。

　　案例3：

　　原始权利要求：

　　“1、一种应用于移动终端的记步方法，其特征在于，包括：

　　确定开始记步时，持续对移动终端的扬声器音圈中的电流信号进行检测，获得记步的有效电流信号；

　　测量所述记步的有效电流信号中正弦波的数量，将正弦波的数量作为移动终端用户行进的步数值。”

　　审查员检索的对比文件公开了一种计步器，计步器包括磁铁604、线圈7、LCD显示屏2等，当人走路时，摇摆杆及磁铁随着身体的振动而上下摆动，磁铁上下运动完成两次切割磁力线的过程，从而在线圈两端产生一个正弦波的电动势，正弦波电动势通过整形产生方波信号发送至MCU控制模块的脉冲检测口，经运算处理后显示相应的步数。审查员认为，本发明相对于对比文件的区别技术特征是本发明使用移动终端的扬声器执行记步。在对比文件3中的磁铁和线圈的启示下，本领域技术人员很容易想到将对比文件3中的记步方法转用于移动终端中。这种“转用”属于本领域的常用技术手段。

　　在审查员的评述中，审查员认为对比文件公开了具有磁铁和线圈的计步器的特征，其可以与现有技术存在的扬声器结合，从而获得本发明中的使用移动终端中的扬声器代替计步器进行记步的技术方案。申请人认为，对比文件并不能给出与现有技术结合，使用扬声器来实现记步功能以解决本发明权利要求1所要解决的技术问题的技术启示。理由在于，对比文件中计步器的工作原理与扬声器作为现有技术的工作原理是完全相反的，现有技术中的扬声器给出了相反的技术教导，本领域技术人员不容易想到通过扬声器来替代计步器。具体的，对比文件中，计步器的工作原理为通过磁铁在磁场中运动产生电动势，通过产生的电动势来记步。而根据本领域技术人员的公知常识，作为惯用技术手段的扬声器的工作原理为：扬声器中的音圈通电，从而音圈中流过电流，相应的，音圈就会产生磁场，该磁场与磁钢的磁场产生相互作用力，该作用力使得音圈在磁钢的磁场中随电流振动，音圈的振动带动扬声器中振膜的振动，振膜的振动产生声音。即扬声器的工作原理则是在音圈中通电产生磁场，通过磁场作用力产生振动。由此可见，两者的工作原理完全不同，甚至可以认为是相反的两个过程。在工作原理完全不同的情况下，在现有技术的扬声器给出相反的技术导向的情况下，本领域技术人员在解决移动终端实现记步功能这一问题时，并不容易想到通过扬声器来替代计步器。基于以上分析，对比文件并不能给出使用本发明权利要求1区别技术特征解决权利要求1技术问题的技术启示；而且，使用扬声器替代计步器也并非公知常识或常用技术手段，本发明权利要求1的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

　　（四）关于“转用发明”是否存在技术启示

　　在实践中，有时会遇到判断“转用发明”是否具有创造性的问题。下面以一个案例说明当审查员使用“转用发明”来论述本发明的创造性时，如何进行答复的一些体会。

　　案例4：

　　原始权利要求:

　　“1、一种在数字硬盘录像机上存储图片数据的方法，其特征在于，将硬盘分为至少一个分区，每个分区中包括一个索引文件和至少一个归档文件，所述方法包括：

　　获取到图片数据时，通过所述索引文件为图片数据确定归档文件；

　　将加入归档头结构信息的图片数据及图片数据的附加信息，分别依次写入到所述归档文件中进行存储，实时记录并更新索引文件中归档文件及分区相关信息。”

　　审查员检索了一篇对比文件（CN10419828A），公开了一种模拟磁带串行模式的硬盘记录及检索方法，并具体公开了格式化磁盘并创建分区，按顺序在各分区上预先创建索引文件和n个固定大小的数据轨道文件；索引文件记录当前分区录像数据的起始时间和结束时间/当前轨道文件写指针位置、当前分区是否为起始分区、轨道文件中所有数据块的索引信息，写入数据块的同时更新相关分区的索引文件信息。审查员认为，本发明权利要求与对比文件1的区别技术特征是：权利要求1是对录像数据进行创建，而本发明权利要求是对图片数据进行处理。

　　审查员认为，尽管对比文件与本发明存在区别特征，即对比文件1是对录像数据进行创建，而本发明权利要求是图片数据，而在信息存储领域中，对音频数据、视频数据和图片数据进行记录再现属于本领域的常用技术手段；将创建录像数据的方法应用到存储图片数据中对本领域技术人员来说是容易想到的，是一种简单的“转用”。

　　申请人并不认可审查员的上述意见。申请人坚持认为，本发明与对比文件1虽然同属于信息存储领域，但本发明所应用的具体技术领域是图片处理领域，而对比文件1应用的具体技术领域是录像数据领域，两个具体技术领域的处理对象并不相同，并不能够简单的转用，对比文件1提供的方法并不能够应用到图片处理领域中，现有技术并不存在技术启示。在本发明中，存储的对象是图片。而在对比文件1中，存储的数据是音视频数据。对比文件1具体的存储方式为：录像数据是串行写入的，当前有m路音频数据同时写入时，为每一路任务分配一个同轨道数据文件中定义的数据块大小相同的缓冲，并将接收到的音视频数据写入缓冲中，当缓冲数据满或者缓冲中剩余空间不足时，将数据块推入待写入磁盘的等待队列中，并按照先进先出的顺序将数据块串行写入磁盘的数据文件中。这里，是将磁盘创建多个分区，在每个分区创建N个固定大小的数据轨道文件，每个数据文件中包含固定大小的数据块，音视频数据被分块存储在各个数据块中。在对比文件1中，为每一个视频数据分配一个数据块进行存储，数据块的大小是固定的，具体为2MB或2MB的整数倍。这种方式对视频数据是适用的，但不能适用于图片数据。这是因为，图片数据的大小是不一样的，有的小至几千字节，有的大至几兆字节。如果应用对比文件1提供的方法存储图片数据，由于在轨道文件中为每一个数据分配固定大小的数据块，那么如果图片小于数据块的大小，则浪费了存储空间；如果图片大于数据块的大小，则面临磁盘有空间却无法保存的尴尬。这种方案并不能有效的利用存储空间，也无法有效避免文件碎片产生的问题。由此可见，对比文件1与本发明的区别不仅在于存储对象的不同，对比文件1中提供的创建录像数据的方法无法应用到存储图片数据中进行使用。本领域技术人员在看到对比文件1时，没有动机将对比文件1提供的技术方案应用到本发明中来解决本发明中避免产生文件碎片、有效利用存储空间的问题。因此，本发明权利要求1相对于对比文件1是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

　　以上对实践中创造性答复时如何论述现有技术不存在技术启示的几种可能的答复思路进行了介绍，其中难免存在不妥之处，还请同行斧正。