说明书公开不充分的审查意见的应对

2010-03-28
文/集佳知识产权代理有限公司 王艳江

　　新专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。众所周知，专利制度的一个基本原则就是以向公众公开技术内容换取独占市场的权利，专利法26条第三款从原则上规定了说明书对技术内容的公开所需达到的程度，即需达到所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，不付出创造性劳动就能够实现该发明或实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果的程度。否则就术语公开不充分，不符合专利法的相关规定。

　　以下就几种常见的公开不充分的类型及如何转达与答复与这些类型相关的审查意见进行讨论。

　　1．说明书只描述了任务或目标，并描述了实现该任务或目标之后所取得的效果和功能，但是没有给出任何实现该任务或目标的具体技术手段。

　　例如，一种有关飞行器（飞碟）的发明专利申请，仅仅描述了其实现的功能是可以垂直起降、瞬间达到10倍音速的飞行速度，可以急停急转；并且描述了借助该飞行器人类可以实现自由来往于星球之间的梦想。但是说明书并没有公开该飞行器的具体结构和如何实现上述超级功能的具体技术手段。飞行器开发制造领域的技术人员在不付出创造性劳动的情况下，并不能根据说明书中公开的构想而制造出具有上述超级功能的飞行器，因为说明书中并没有公开飞行器的具体结构。

　　对于这种公开不充分的情形，由于补入具体的技术方案（例如飞行器的具体结构特征）必然导致修改超出原申请公开范围的后果，因此只能建议客户放弃本申请。如果需要，可重新撰写并提交满足充分公开要求的专利申请文件。
2．说明书给出了含糊不清的技术手段，本领域技术人员无法根据说明书的描述实施该技术手段。

　　例如在一件涉及金属材料处理方法的专利申请中，申请人公开了在一定的温度下对某材料进行回火处理的步骤，但是没有公开具体的温度范围。也就是说，说明书给出了技术手段（回火），但是该技术手段是含糊不清的，即本技术领域的人员并不能得知在多高的温度下进行回火处理会达到本发明的技术效果。因此本领域的普通技术人员无法根据说明书的描述具体实施该技术手段。

　　对于这种类型的公开不充分的情形，在转达客户时首先要充分阅读理解说明书，确定该温度是否是本发明的发明点所在。如果本发明相对于现有技术的改进之处仅仅在于该温度的改变，但是该温度值并没有公开，则无法通过修改将该温度值补入，可以建议客户放弃本申请。但是，如果本申请相对于现有技术的改进之处不在于该温度值的确定，而是在于其他步骤，本申请中的回火处理与现有技术中的回火处理相同，则可以建议客户通过将现有技术中常规的回火处理的温度范围值引入本申请的背景技术部分中，同时在意见陈述书中论述该温度值是本技术领域的普通技术人员可以从现有技术中得出的而进行争辩。

　　3、说明书给出了技术手段，但是实施该技术手段之后，并不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题，达到所需的效果。

　　这种类型的审查意见一般是由于说明书中没有给出本发明的技术效果而导致的。说明书中仅仅描述了本发明的技术方案，没有结合本发明的具体技术方案描述其运作原理和过程，更没有描述其达到的技术效果。审查员从说明书公开的内容中无法得知本发明的技术方案是否实现了发明目的，达到了发明效果，因此这也是一种典型的公开不充分的情形。

　　在转达这种情形的公开不充分的审查意见时，建议客户从本发明的具体结构特征出发，在说明书中简要论述本发明的效果。但是需要注意的是，审查指南中明确规定不得在说明书中增加本技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果，也不能补入试验数据以说明发明的有益效果。因此在增加有益效果的内容时，应当仅增加能够从技术方案的各技术特征或其组合直接导出的技术效果，而不应当增加本技术领域普通技术人员不易想到的或不易推导出的技术效果。同时在意见陈述书中应当详细论述所增加的技术效果是可以由原始申请的内容中直接导出的理由。

　　4、说明书给出了具体的技术手段和有关实验结果的数据作为技术效果，但是未揭示发明的机理。

　　例如一件发明专利申请，涉及一种降低汽车排气中有害物质的方法。该申请公开了详细的技术手段，即首先将光学储存介质（CD盘片或DVD盘片）插入到玻璃、石英沙或淤泥中2～3周，然后将该处理过的盘片设置在汽车排气管路中。同时说明书给出了多组数据对比了设置盘片之前与之后污染物的含量变化，证明了该方法确实可以取得有益的技术效果。

　　但是审查员认为说明书中没有公开处理过的CD盘片与汽车尾气之间发生了何种物理/化学变化，从而导致了尾气中的有害物质的减少，即没有揭示本发明的工作机理，属于公开不充分。

　　在转达和答复该审查意见的过程中，代理人与申请人进行了充分地沟通，申请人明确表示该发明是偶然的发现，确实并不明确其中的机理，但是实验表明，处理过的光盘确实可以降低尾气中的有害物质。基于申请人的上述意见，代理人进行了争辩。代理人认为，只要利用了自然规律的技术方案，即使这种自然规律暂时还没有被人类所认识，只要技术方案完整，确实取得了有益效果，均符合专利授权的要件。另外，本技术领域的普通技术人员在实施该专利时，只要按照申请文件中记载的技术方案进行实施即可取得相应的技术效果，无需付出创造性的劳动，更无需得知其具体的工作原理和运作机理，因此符合充分公开的要求。另外，代理人还举例了审查指南中有关黑色橡胶的发明，即当时的发明人将30％的炭黑加入到橡胶中，结果达到了预想不到的高强度和耐磨性能，尽管当时发明人并不知道其中原因和机理，但是本技术领域的普通技术人员完全可以根据该记载实施，因此符合充分公开的要求。与此类似，本例中的公开也符合充分公开的要求。

　　尽管此例目前仍然在审查过程中，但是代理人在转达和答复这种类型的审查意见时，完全可以根据上述思路建议申请人进行争辩，以为申请人争取最大的保护范围。

　

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