从专利申请策略看成本原则

2007-04-30
文/北京集佳知识产权代理有限公司 逯长明

成本原则是指导企业专利思想的一个基本原则，也是在具体的专利工作中需要重点参考的原则。但是在企业的专利实践中，由于过多地从市场本身的需求和技术研发的需要考虑专利申请策略，使得对成本原则没有引起足够的重视。

成本原则讨论的是，一项通过合法渠道获得的技术方案由于专利行为付出的代价和由此带来的收益；或者，由于专利行为付出的代价而减少可能遇到的损失。可见，成本原则的本质是，通过专利策略讨论为技术方案的付出与由技术方案收获的关系。成本原则之所以容易被忽视，在于仅仅或较多考虑为专利行为付出代价是为了获取利益，而较少考虑或者不考虑为专利行为付出代价还可能为企业减少可能遇到的损失。

导致忽略成本原则的思维误区是有思想根源的。一种思想是专利无用论。长期以来，为鼓励专利申请，过多地强调了专利的作用，而没有恰当地为企业策划专利申请策略、普及合理的专利思维，例如，过分强调专利申请的支出以及会给企业带来市场独占权，即专利会由于技术垄断带来巨大的利益，而较少强调申请策略的制定方法。由于专利的特性，一个或几个专利很难形成在某一市场的市场独占权或某一技术领域的完全领先优势。这样，企业在专利工作开展初期，就迫切地期望专利发挥抑制对手的作用。此时，有限的专利，专利的滞后作用，以及专利质量等原因，使有限的专利并不能如期实现赋予其的重大使命，导致认为专利投入只是花钱，很难获得回报。也就是说，这时能够看到的，一方面，是为专利工作的开展而产生的必要投入，另一方面，是有限的专利难以发挥抑制对手的作用，因此得出专利没有用的结论，不愿意为专利而付出，更谈不上预测专利行为的投入与产出的关系。

第二种类似的思想是专利进攻论。认为专利是万能的，有了它就可以肆意地打击对手，而忽视专利的防护作用。大多数企业在专利工作开展初期对专利的认识，或者说申请专利的主要动因在于抑制对手。事实上，由于专利的特性，以及专利的部署初期很难达到理想的效果等原因，短时期内形成的和/或数量较少的专利所能够发挥的作用是有限的。实际上，对于企业来讲，专利的首要作用以及最先得到体现的作用在于专利的防护作用，即专利的最主要作用在于能够阻止他人由于专利涉及的技术方案而带来的麻烦，而不在于进攻。实践中，专利的进攻效能与许多因素有关系，例如市场环境，专利运用策略等。当过分夸大专利的进攻作用而运用不当专利的策略时，实际通过专利获得的收益往往会大大低于期望值，从而产生对专利的认识错误。

第三种思想是专利无关论。这种思想有多种表象，例如，通常会根据自己对技术的判断将核心技术以及重要的外围技术等申请专利，以构成某一技术方向的专利网。然而，对于延伸层次较多的技术方案或者自己判断专利性问题较多的技术方案，由于与自己申请专利的技术方案的关联性相对较弱，或者申请成功的可能性较小，就会认为这样的技术方案没有申请的价值，而选择放弃这些方案的专利申请。然而实践中，专利以及将发挥的作用时难以预估的。再例如，由于专利侵权通常事先很难预测，很多企业一般不会相信专利纠纷导致的麻烦会落在自己头上，因此不愿意为专利而多付出，也不相信通过专利能获得收益。

另外，长期以来很多企业仍然处于专利工作的初级阶段，在该阶段制定的申请策略通常过多考虑技术原则，例如仅作专利重要性评估。专利申请点的分布和申请文件公开的内容与市场需求的吻合度较差，例如易于出现专利效力差，在先专利与在后标准吻合度差的现象。因此，在该阶段很难开展专利整合、体系梳理等工作，更难以开展专利文件的质量标准化、评估标准化，以及技术方案自产生到消亡期间的投入、收益评估等工作（可能由于经验、人力等因素导致代价太大而难以开展）。在该阶段对专利的要求也只是笼统的“质量高”，对申请文件公开的内容和产生的影响则没有评价和指导原则。

由于上述思想和专利工作现状的局限，人们考虑较多的是为专利行为付出的代价，以及由于专利导致的收益，而忽略了另外一个事实，就是，专利也能够减少企业的损失，这就是成本原则强调的另一面。而上述思想导致的结果，表面上看是专利是否申请的问题，深层次的问题却是专利分布和专利之间的关系能否有效规划、能否减少企业可能被他人专利攻击的可能性，以及进一步能否最大限度减少企业可能面临的损失问题。

例如，其产品生产企业在该产品生产过程中，发现生产线上的产品包装设备存在使产品包装合格率低的技术缺陷，并通过技术攻关解决了这些问题。然而，如何处理这些得到的技术方案产生了分歧，主流观点是为了和设备厂家搞好关系，将这些方案交给设备厂家。对于设备厂家来说，最缺少的就是来自设备使用厂家的设备反馈，因此利用这些方案对设备进行了大规模改造，很快就推出了换代产品，设备使用厂家也随即投资更换了自己的设备，使产品包装的合格率大幅提高。在这个案例中，表面上看得到了一个皆大欢喜的结局，然而这个结局却是一个对产品生产企业不公平的结局，该企业丧失了利用这些技术方案获得利益的机会。

再例如，某企业将自己认为的几个关键技术申请了专利，然而却放慢了应用技术的专利申请和技术进一步改进的速度，认为自己已经掌握了关键技术的专利，别人很难绕过去，继续投入进行快速的技术改进和专利申请的需求似呼不是很迫切。然而该企业很快发现其他企业已经围绕自己的关键技术专利申请了不少的相关外围专利，甚至有替代专利，不但自己没有依靠已有的专利形成市场垄断，还发现自己在技术应用过程中存在了许多障碍，以及丧失了一些以较低代价继续改进技术方案的机会，自己原有的技术优势、速度优势正在逐步减小。该企业的误区在于对自己和竞争对手的错误认识，以及没有搞清楚专利申请策略中成本付出与收益的关系，用简单的有用/无用或紧迫/不紧迫来决定申请策略，导致了专利行为的失误。

同样，一些企业在申请策略确定过程中，处理技术方案的专利性，通常是新颖性/创造性导致的申请策略问题上也同样忽略了成本原则的思考，例如，简单将认为缺乏专利性的技术方案不申请专利。事实上，技术方案的专利性的判断是很容易失误的，比如代理实践中经常出现审查时认为没有新颖性/创造性的技术方案实际上有新颖性和创造性，也经常出现审查中因为有新颖性/创造性而获得授权的技术方案被无效。首先，专利性的判断，不是对整个技术方案进行的，而是针对权利要求进行的，当不将技术方案以确定的对比技术为参照对象提炼出恰当的权利要求，或者不对技术方案作深入剖析时，评价技术方案的专利性是没有道理的，及其容易导致判断失误。而判断失误的结果通常以不申请专利为结局。这样就很容易将该技术方案的申请权和使用权让给竞争对手，自己尽管能够避免专利费用的投入，但是却可能在市场竞争方面、未来的无效、诉讼方面导致更大的投入。

成本原则的意义在于，从市场竞争需要、专利申请、无效、诉讼、侵权等多维角度考察由于专利行为付出的代价和由此为企业带来的收益的关系，从而在确定申请策略和决定专利行为时，不仅要考虑是否申请专利，还要考虑专利申请点的分布、专利应当为市场需求和企业发展战略需要所作的贡献等，进一步考虑专利内容的公开、权利要求的策划、以及为专利行为付出的直接代价的确定等，从而实现用最小的代价获得最大的收益或最大限度地避免损失。

成本原则引申的进一步思考就是，在市场竞争中，如何将由于某个技术方案导致的进一步付出的代价或者困难留给对手，而不是留给自己。这是对成本原则的一种隐含解释，即如何为对手设置障碍，使其付出不利于市场竞争的代价。通常，专利无大小、难度之说，只有技术点的分布是否恰当、作用大小之说，而专利的作用如果不经过专利纠纷处理过程的检验也很难有定论，因此，成本原则主张将技术方案导致的进一步付出的代价或者困难留给对手，可以在某种程度上避免自己主观判断导致的失误。

以专利申请策略为例，在不考虑成本原则时，仅需要正面考虑以下几项内容：市场需求判断，是否申请判断，申请何种类型，说明书内容的布置，权利要求的布置，这样很难预知专利在将来可能起到的作用，也无法预知专利内容将来可能带来的麻烦。而在考虑成本原则时，就要以市场需求为基础，从相反的方面考虑为上述内容导致的行为付出的代价，以及对自己和竞争对手的影响，以此得出反馈因素，去影响是否申请判断，以及决定申请后申请何种类型，说明书内容的布置，权利要求的布置。例如，对一个遭到专利性质疑的技术方案，可以用最低的代价申请专利，并在其中最大限度地公开与自己的专利和技术秘密无关的内容，阻止对手获得专利；或者，通过权利要求构建迷惑对手的专利，至少可以减少对手可能带来的麻烦。

成本原则适合处理那些，例如延伸度较大或者专利性受到质疑的、对企业来说似呼可有可无的技术方案。通过成本原则的反馈效应，有利于获得正确处理这些技术方案的方式和内容，例如有利于提示利用一些专利的缺陷得到其他可行的替代方案，从而有利于在未来可能出现的专利侵权纠纷中处于主动地位，等等。

成本原则首先体现在市场需求和是否申请的判断上。通过市场的产品分布和未来一定时期的发展需求布置专利的申请点，这些申请点通常对应相对基础性的专利和从属性的专利。成本原则还体现在确定申请专利的后续程序中，例如有利于提示从对手的专利中快速获得自己需要的内容，或者迅速发现对手的缺陷。

应当说，在专利申请策略中，最重要的是市场原则和技术原则。其中，市场原则处于首要地位，企业需要据此原则获得尽可能准确的市场对专利的需求信息；技术原则是一个客观原则，能够约束市场原则的不客观，例如，即使企业许需要一个授权专利去完善市场运作，也难以将一个本质是方法的技术方案通过实用新型专利获得尽快授权。成本原则作为上述原则的补充原则，用于提示处理申请策略中的细节问题和次要问题。由于成本原则有利于从市场需求到专利后期运作的过程中多角度考虑问题，因此能够为企业指定申请策略提供多维的参考建议，以尽可能获得收益或者尽可能避免未来的损失，从这个角度说，也可以将成本原则作为效益原则，作为企业专利工作初级阶段的思维补充，将有利于企业制定代价更小的申请策略或行为。

还需要指出，成本原则适于作为专利申请策略制定时的参考，以获得围绕某个技术方案的投入、产出的预测，以及未来风险的预测，如果技术方案没有被发掘出来，客观存在的风险等因素依然存在。

　

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