文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 耿苑

　　概述 在美国申请审查过程中，经常在第一通审查意见中会遇到限制性要求（Restriction Requirement，简称RR）。当审查员认为一件申请中包含多组（Group）发明时，会要求申请人选择其中的一组。如果某一组发明中还包括多类（Species）发明时，会要求申请人选择其中的一类。在答复RR时，无论是否同意RR意见，必须进行选择。选择时必须明确所选择的组或者类所包括的权利要求。

　　有关RR的基本概念和操作等已经有很多讨论（例如，请参考http://unitalen.com/html/report/17111491-1.htm），在此不再赘述。

　　虽然答复RR比较简单，只需要按照审查员的划分标准将权利要求对应到各组和各类中，并根据保护范围和客户意愿等选择其中一组或一类即可。但是对RR的答复直接影响到后续的审查程序，比如被撤回的权利要求的特征不能加入独权。如果在RR阶段能够充分考虑审查员的意见并预判后续的各种审查走向，则可以更主动的控制审查过程，给申请人更大的选择余地。以下通过实际案例来讨论几种通过修改来答复RR的特殊答复策略。

　　一、答复策略1：删除不对应特征

　　（1）案例

　　在一件美国申请中包括一套装置权利要求（Group I）和一套制作该装置的方法权利要求（Group II）。在这种情况下，如果装置不是必须使用该方法制作，或者该方法可以制作出其他装置，则二者属于两个不同的发明。

　　在该申请中，方法独权限定了要减薄某个层来形成第二衬底，而审查员认为比如不通过减薄而是通过严格的涂覆也可以形成第二衬底，因此该装置不一定使用该方法来制作。因此该装置和方法是两类发明，需要进行选择。

　　（2）解决方案

　　代理人并没有简单地只进行选择，而是通过方案分析发现，该“减薄”的步骤并不是必要技术特征，并且其他特征都是一一对应的，比如装置中包括第一层，在方法中则包括制备第一层。

　　因此代理人删除了“减薄”的步骤，并争辩Group I和Group II的特征一一对应，从而是同一个发明。通过该方式，相当于是克服了RR的理由。修改之后，本案审查了所有的权利要求并授权。

　　（3）效果

　　在该案例中，通过删除不对应特征，不仅扩大了独权的保护范围，还使得两组发明完全对应，从而避免撤回一部分权利要求。

　　如果只是简单的选择，则即便被选择的权利要求（比如方法）最终可授权，被撤回的权利要求(比如装置)也不一定能够被恢复。

　　二、答复策略2：对区别特征进行上位

　　（1）案例

　　在一件美国申请中，审查员认为两个方法独权中包括互斥特征，即在第一类发明（Species A）中将第一电极与信号处理电路和/或驱动电路相连，而在第二类发明（Species B）中将压电电容与信号处理电路和/或驱动电路相连。因此Species A和Species B是两类发明。

　　（2）解决方案

　　代理人根据说明书的描述，认为在Species B中的压电电容包括第一电极，而且也可以是第一电极与信号处理电路和/或驱动电路相连，因此Species A和Species B的上述特征并不是互斥特征，可以就此进行争辩。

　　另外，既然Species A和Species B的上述特征并不是互斥特征，可以考虑将不同的特征进行上位，使得Species A和Species B之间有连接特征，从而可以将A和B的特征都进行审查。

　　经过代理人分析，Species A和Species B的区别在于：

　　1）Species A是第二衬底的与第一衬底贴合的一侧具有第一电极和压电介质层，Species B是第二衬底的背离第一衬底的一侧具有压电电容（第一电极第二电极和其间的压电介质层）。2）Species A的第二衬底必须先制作第一电极和压电介质层，再贴合；而Species B的第二衬底可以先贴合，再制作压电电容（第一电极第二电极和其间的压电介质层）。

　　代理人尝试将上述区别进行上位，并将其中一个方法独权修改为从权。虽然修改量较大，与客户进行了多次讨论，但修改之后，本案审查了所有的权利要求并授权。

　　（3）效果

　　在该案例中，通过对区别点进行上位，不仅扩大了独权的保护范围，还使得两类发明变成一类发明，从而避免撤回一部分权利要求。

　　三、答复策略3：系统独权修改为从权

　　（1）案例

　　在一件美国申请中，包含了两套方法。权1的方式是系统中的第一设备的方法（Group I），而权5的方式是系统中多个设备（包括第一设备）之间配合的方法（Group II）。审查员根据步骤将这两个方法分类到不同的分类号中，并且认为Group I和Group II是组合和子组合的关系。这种情况下，如果组合不需要子组合的特征就可专利，并且子组合自身是完整独立的方案，就可以认为二者是不同的发明。

　　（2）解决方案

　　由于权5是系统级的方法，而权1是该系统中的单个设备的方法，因此权5的方法包括了权1的方法的所有步骤。

　　因此可以考虑将权5修改为权1的从权，从而克服该RR的理由。而且，即便将权5修改为从权，其实际范围并没有改变。本案修改后，在OA1中所有权利要求被审查。

　　（3）效果

　　在该案例中，通过将系统方法修改为单个装置方法的从权，在不改变保护范围的情况下，还使得两类发明变成一类发明，从而避免撤回一部分权利要求。

　　四、总结

　　在答复RR时必须按照审查员的分组和分类进行选择，否则很可能会收到Non-Compliant Ame的OA。

　　但是如果只简单地进行选择，有两个不利后果：

　　在答复新创性时，未被选择的权利要求的特征不能用于加入独权，从而大大限制了授权的可能性。

　　未被选择的权利要求不一定能够最终被恢复，从而损失一部分授权客体，只能通过分案来弥补。

　　在以上案例中，不是只简单地进行选择，而是根据审查员的RR理由，修改了权利要求，使得该RR理由不成立。通过修改和争辩，不仅克服了RR理由，而且扩大了保护范围，或者至少保持了保护范围。

　　这样答复之后，审查员有可能被说服，从而撤回RR并审查所有的权利要求。这种情况下，在答复新创性时，所有权利要求的特征都可以被考虑是否加入独权，从而增加授权可能性。即便是审查员未被说服，也会按照申请人的选择进行检索和审查。因此这种修改尝试不会不利于申请人，而是提供了更多的可能性。