文/北京集佳知识产权代理有限公司 隋丹丹

　　美国的专利申请制度有很多独到之处，其中与其他国家的一个明显区别是持续申请制度。在美国，递交一件专利申请（非临时申请）之后，只要该申请没有完结（被放弃或被授权），申请人就可以以其作为母案递交持续申请，该持续申请享有母案的优先权，并且可包含新的权利要求。可见，持续申请使得一件专利申请变得更加复杂，并且使其存在很多不确定性。常见的持续申请类型包括分案申请（Divisional Application）、继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）。

　　一、分案申请（Divisional Application）

　　根据美国专利法35 U.S.C.121的规定：

　　If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application......

　　35 U.S.C.121规定了，如果审查员认为一个申请中包含两个或更多个独立或有显著区别的发明，审查员可以要求该申请限制到其中一个发明，其余发明主题可作为分案申请递交。其中独立区别是指要求保护的两个或更多个发明之间没有关联，显著区别分别是指如果两个发明在设计、操作和效果中的至少一者上没有关联，并且至少一个发明相对于其它发明具备可专利性，则可以认为这两个发明有显著区别。

　　实践中，通常是在母案申请被发出限制性要求（Restriction Requirement，R-R）的情况下，提交分案申请。如果审查员认为一个申请中包含了超过一项发明，那么就会发出R-R，要求申请人选择其中一个发明，从而迫使申请人提交一个或多个分案申请，使没有被选择的技术方案得以继续。

　　此外，根据美国专利法35 U.S.C. 121的规定：

　　A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application.

　　35 U.S.C.121禁止基于母案申请的权利要求对分案申请的权利要求发出重复授权的驳回，这是分案申请与继续申请之间最主要的区别，也是分案申请相对于继续申请和部分继续申请的优势。当然，继续申请中发出的重复授权驳回可以通过提交期末放弃（Terminal Disclaimer）克服。

　　提交期末放弃会产生一些负面后果，一方面，继续申请可能会因为专利期限调整而有期限延长，但是提交期末放弃相当于放弃了这种期限延长，从而使得继续申请与母案同时到期。另一方面，对于提交期末放弃并最终获得授权的继续申请，只有在该继续申请及其母案的专利权为共同所有的情况下，该专利权才可实施，这个要求极大限制了申请人对两个专利单独实施的权利。

　　需要注意的是，如果母案申请中的限制性要求被撤回，那么已经提交的分案申请将丧失其分案状态并且应被变更为继续申请。限制性要求在以下几种情况下可能被撤回：一种情况是，在母案的审查过程中，如果审查员认为他可以在没有负担的情况下对全部技术方案进行审查，那么审查员可以主动撤回限制性要求；另一种情况是，母案权利要求在审查过程中，申请人通过修改权利要求，使得R-R中已被withdrawn的权利要求与其他权利要求具有了共同技术特征，那么已被withdrawn的权利要求被批准重新加入，因此母案申请中的限制性要求被撤回。

　　分案申请的说明书不可以超出母案的公开范围，分案申请的权利要求书可以是母案原权利要求中记载的权利要求，也可以是基于说明书的记载新增的权利要求。

　　分案申请的申请日与母案相同。除个别专利期限调整的情况下分案的保护期可能超过母案，大部分情况下，分案申请与母案专利保护期与母案相同。

　　分案申请的发明人与母案相同或为母案发明人的一部分。

　　二、继续申请（Continuation Application）

　　根据美国专利法MPEP 201.07的规定：

　　A continuation is a second application for the same invention claimed in a prior nonprovisional application and filed before the original prior application becomes abandoned or patented. The applicant in the continuation application must include at least one inventor named in the prior nonprovisional application. The disclosure presented in the continuation must be the same as that of the original application; i.e., the continuation should not include anything which would constitute new matter if inserted in the original application.

　　继续申请是基于母案中公开的一项或多项发明的申请。申请人可以基于母案提交继续申请，也可以基于第一项继续申请提交进一步的继续申请，基于同一个母案提出的所有继续申请中只要有一个申请没有完结，申请人就可以提交进一步的继续申请。

　　继续申请的说明书不可以超出母案的公开范围，继续申请的权利要求书可以与母案重叠，也可以是仅在说明书中公开的技术方案。

　　与分案申请相同，继续申请的申请日与母案相同，专利保护期也与母案相同。

　　与分案申请相同，继续申请的发明人与母案相同或为母案发明人的一部分。

　　在实践中，通常在以下几种情况下，提交继续申请：

　　（1）寻求更宽的保护范围。

　　（2）将没有在原始申请范围内的经过申请人改进后的产品或竞争对手的产品通过继续申请的方式纳入保护范围内。

　　（3）为了争取更多答复审查意见的时间，使相关技术方案处于复杂不确定的状态。

　　需要注意的是，如果被驳回的权利要求以同样的形式（不修改）出现在继续申请中，继续申请的审查员可能直接发出最终审查意见。因此，为了避免审查员直接发出最终审查意见，如果想要将母案中被驳回的权利要求不做修改保留在继续申请中，最好是在继续申请中加入母案中没有的新的权利要求。

　　三、部分继续申请（Continuation-in-part Application）

　　根据美国专利法MPEP 201.08的规定：

　　A continuation-in-part is an application filed during the lifetime of an earlier nonprovisional application, repeating some substantial portion or all of the earlier nonprovisional application and adding matter not disclosed in the said earlier nonprovisional application. (In re Klein, 1930 C.D. 2, 393 O.G. 519 (Comm’r Pat. 1930)).

　　与继续申请或者分案申请不同，部分继续申请可以在母案的基础上增加母案中没有出现的内容。因此，部分继续申请的权利要求可以增加母案中没有公开的技术方案。

　　对于部分继续申请的申请日，新增的技术方案与母案申请日不同，部分继续申请的专利保护期与母案相同。

　　部分继续申请的发明人是母案发明人的一部分或全部，也可以包含新的发明人，但是部分继续申请需要与母案有至少一个共同发明人。

　　在实践中，通常在以下几种情况下，提交继续申请：

　　（1）为了修复母案公开文本中的缺陷。

　　（2）通过加入新的内容来克服驳回。

　　（3）为了公开和保护与母案密切相关的改进。

　　由于部分继续申请中新增的技术方案是以提交日为申请日，部分继续申请如果是在母案公开一年之后提交，那么母案就会成为部分继续申请中新增技术方案的现有技术，可用来评述部分继续申请中新增技术方案的创造性。

　　中国

　　在中国实践中，只要原申请未完结，就可提出分案申请。此外，在收到原申请授予专利权通知书之日起2个月内、在收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可提出分案申请。在提出复审请求之后以及对复审决定不服提起诉讼期间，也可以提出分案申请。

　　中国分案申请与美国分案申请的不同之处在于，申请人既可以主动提出分案申请，也可以根据审查员提出的单一性缺陷审查意见被动提出分案申请。中国分案申请不能超出母案公开的内容。

　　一般情况下，当前中国的分案申请大致相当于美国的分案申请和继续申请，中国没有与美国部分继续申请相对应的规定。

　　需要注意的是，在中国专利制度中，如果母案已经完结（被放弃或被授权），基于分案申请的进一步分案只有在收到单一性有关的审查意见通知书的情况下才被接受。也就是说，中国专利的主动分案不适用于基于分案申请的进一步分案。

　　欧洲

　　根据欧洲专利法的规定，如果一件申请包含了超过一个发明点，申请人通常需要以分案的形式对超出的部分加以保护，分案可以享受与母案相同的申请日和优先权。

　　2014年4月1日之后，EPO废除了有关提交欧洲专利申请分案期限的条款。新规中，对于任何未授权的欧洲专利申请，都可以提出分案申请。具体而言，在申请进行中、授权日前以及在先欧洲申请被驳回、在上诉期内，都可以提交分案申请。欧洲分案申请仅可以针对母案的主题提出，其权利要求的范围不能超出所提交的母案申请的内容。

　　欧洲分案申请的提出可以基于母案申请，也可以是基于已有的分案申请进一步分案。

　　日本

　　根据日本专利法的规定，如果一件申请中包含两件或两件以上发明，申请人可以提交分案申请。日本的分案申请必须在母案的权利要求范围内提出。

　　日本分案提出的时间大致有以下三种情况：

　　（1）可以对说明书、权利要求书或者附图进行修改的时机或期间内。

　　（2）收到授权通知之日起30日之内。

　　（3）收到驳回决定之日起3个月内。

　　需要注意的是，（2）中的授权通知仅限于驳回不服请求复审前的授予专利权的决定。因此，在前置审查的结果的授权决定或者撤销驳回决定的复审决定之后的授权决定时，不会给予分案申请的机会。

　　在日本实践中，在不服驳回决定请求复审的时候，可能就是能够分案的最后时机。因为在请求复审后很有可能会直接发复审决定，这一点与中国不同，中国在复审之后会发复审通知书。因此，我们在请求复审的同时就需要考虑是否要进行分案。

　　日本分案申请的提出可以基于母案申请，也可以是基于已有的分案申请进一步分案。与中国不同的是，在日本实践中，在母案已被授权的情况下，只要其分案申请未完结，则无论母案申请处于何种状态都可进行进一步分案申请。

　　加拿大

　　根据加拿大专利法第36（2）规定，如果专利申请包含了多个发明，则申请人可以将属于一个总的发明构思的权利要求保留，其他发明点提出分案申请。加拿大的分案申请分为强制性分案申请和自愿分案申请。申请人可针对所公开的任何发明点提交分案申请，也就是说，加拿大的分案申请可以是母案权利要求中没有、仅在说明书中公开的技术方案。

　　需要注意的是，如果审查员认为自愿分案申请中的权利要求主题与母案申请没有明显区别，审查员就会以重复授权为由驳回分案申请，但是加拿大没有诸如美国的期末放弃机制，因此原始母案申请中最好包括尽量多的想要保护的权利要求，通过审查员发出单一性意见来提交分案申请，这样就避免了重复授权反对意见。

　　限于篇幅，以上只简单列举了几个国家的持续申请制度。在实务中，基于母案申请提交何种持续申请、在何时递交，申请人可以结合不同国家地区的法律法规、结合实际需要进行合理布局，充分利用专利制度，加强对自己的专利保护。

　　参考文献：

　　【1】《美国专利申请撰写及审查处理策略》