文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 李慧慧

　　摘要：欧美实施专利法已有超过200年的历史，而我国尚不足40年，且创新主体也是近二十年才开始爆发式申请专利，对专利价值认识的不足、专利实践尤其是海外专利申请实践的缺乏等原因，使得目前出口海外的申请文件的质量整体不高。单从国知局公布的专利文本的页数来看，国外（主要指欧美日韩）申请人的文本页数常达到20~40页，而国内申请人的专利文本多停留在10页左右。撰写人都是做科研出身，常不自觉地把专利申请当成学术论文或项目报告等技术文件来写，缺乏站位审查员和侵权人及竞争者的角度并根据国外的专利审查实践来布局国际专利的权利要求的法律思维。撰写的缺陷一定程度上导致授权率下降或可授权的权利要求的范围变小，还潜在地降低了专利权的稳定性。本文中笔者不仅列举了国际专利的权利要求书中常见的缺陷，还从撰写人的思维方式层面探讨了导致这些缺陷的原因，给出了权利要求撰写的建议。

　　关键词：专利撰写、生化专利、技术思维、法律思维

　　警惕权利要求主题中的修饰语

　　下表的示例使用了相对关系的词语或该发明的技术效果来修饰权利要求的主题。这些修饰语让主题读起来更生动，突出了产品在技术效果方面的优点，作为论文的题目或技术宣传不错，但是，基于下表中所述的“缺陷”，这些用语在权利要求中是多余的，可能导致权利要求的范围不清楚甚至缩小，甚至给侵权者提供了有机可乘的漏洞。

　　莫把方法权利要求写成操作流程

　　例6中，撰写人（包括起草专利交底书的发明人及专职的专利撰写人）在独权中限定了详细的操作细节，并给步骤加上编号S1、S2和S3，引入了大量非必要技术特征，严重缩小了保护范围，引入了许多侵权漏洞。如果侵权人没有采用划线部分的任一操作或时间、次数及步骤顺序等不同，就可能轻易地规避该发明的保护范围。

　　导致这种写法出现的根源在于，撰写人没有认识到权利要求的功能不是描述本发明的方法或产品具体是什么样的，而是与现有技术划定界限，告诉公众通过哪些本发明的方案所具有的独特的技术特征可以识别出本发明的保护对象；更通俗一些来说，独立权利要求中要记载的是本发明独有而现有技术没有的特征。而，例6中划线部分的特征，显然是从中药材中提取有效成分时的常规操作，或者说本领域的技术员可以通过常规实验适当确定的细节操作，因此算不上是该发明独有的技术特征。

　　此外，撰写人应知悉，独权的技术特征数量越多，保护对象的范围越小。例如，“一种桌子，其特征在于，具有4条腿。”，该权利要求告诉公众4条腿的是本发明的桌子，1~3条腿或5条腿以上的都不是本发明的桌子；如果写成“一种桌子，其特征在于，具有4条腿且具有圆形桌面。”，则进一步限定了4条腿且圆形桌面的才是本发明的桌子，将桌面是方形等非圆形形状的排除到了本发明的范围之外。所以，要精剪独权的技术特征以构建更宽的保护范围，细节特征可写入从权以构建中范围至窄范围的退守性权利要求。例如，对发明点是将三七药渣粉作为药物活性组分的例6的发明而言，可争取的最大保护范围是仅将步骤1写入独权1，其他步骤写入从权。

　　给用语添加释义、给参数设定测量标准

　　下表示例包含的符号、数值、商品名，在说明书中没有解释说明或具体示例时均有可能被审查员质疑权利要求不清楚。

　　十多年如一日聚焦专业领域研究的发明人早已对发明中的专业用语了如指掌，以至于忽略了专利的读者包括审查员、代理人以及更一般的技术人员可能不知道其含义。发明人或许觉得读者不理解是读者自身的问题。其实不然，因为判断权利要求书和说明书是否清楚是站位于专利法定义的“本领域的技术人员”来判断的，没有从事过该发明的相关研究且仅具有一般技术知识的审查员或代理人其实更符合要求。发明人最好把自己想象成课题组以外的局外人来重新审视权利要求中的每个用语，通过定义、举例、说明制备/测量方法、来源等各种方式使用语的内涵和外延均清楚。

　　对于提及的物质，要使其化学成分、化学结构式、组分、含量、杂质等清楚，使用通用命名法和全名，避免权书中使用字母代号、商品名等。如果发明人也不清楚使用的市售品（例如，聚合物）的具体成分信息时，要在说明书中注明商品的购买源。对于表征参数，除了温度、时间、宏观长度等各个领域都普遍使用的参数以外，最好在说明书中写明测量标准、方法、所使用的仪器等，尤其是针对发明人自创的方法测量出的数值。撰写预备出国的国际专利申请时，发明人还要意识到，国外对清楚性要求更高、国内流行的技术用语可能在国外不常用、国外审查员的技术知识背景与我们也有差异，再加上翻译成外语后的专利申请文件本身就不容易读，这些因素都会导致申请文件遭受到更多的清楚性质疑。所以，要更加重视在说明书中阐释技术用语。

　　避免用制备方法限定产品

　　例11：根据权利要求1所述方法制备的Zn-Mg-Bi锌合金，其特征在于，按重量百分比计，由1.10%~1.20%的Mg、0.50~2.50%的Bi和作为余量的Zn构成。

　　如例11那样，用制备方法来限定产品被称为“product-by-process”型权利要求，在侵权认定阶段，只有竞争对手使用同样的方法生产的产品，才构成对方法表征产品的权利要求的侵权。例如，示例中的锌合金，侵权者可以很轻松地对制备方法做一些改变来制造具有该构成的锌合金，而不构成侵权。而且，在能够用分子结构、组成、含量、相结构等特征定义产品时，欧美日都不允许这些写法，因为方法究竟对物质本身带来了哪些影响是不明确的。值得一提的是，国内目前允许这种写法，尤其是当制备方法具有创造性，而产品不具有创造性时，申请人常会通过引用制备方法来限定产品，从而争取对产品的授权。但，对于出口海外的国际申请，笔者不推荐这种写法。

　　让数值范围更有层次

　　对于以数值范围特征为发明点的申请，由宽到窄地规定多个数值范围对获得授权非常重要。在例11中，规定的Mg的范围过窄，如果侵权人制造的合金中Mg的含量是1.05%、1.25%等保护范围以外的任何值，都不构成侵权。发明人尤其是高校工作的发明人还应该意识到，实验室条件下得到的数值，在工业化放大的过程中，极有可能产生变化波动，过窄数值范围的权利要求容易与技术真正投入应用时的产品脱节，起不到保护伞的作用。范围过宽时，如果说明书或权书中没有规定更窄的范围，例如示例11的申请文件中如果没有记载“在一些实施方式中，Bi的含量可以是0.50~2.50%，还可以是1.00~2.00%，进一步可以是1.20~1.70%，具体还可以是0.8%、1.1%、1.5%、1.8%、或2.2%”会使答辩中Bi的含量没有修改余地。笔者察觉有些发明人没有这种写作意识或不屑于这么写，可能觉得自己的实验中都没有验证这些范围和点值，这么写是胡编乱造。其实，发明人一方面要理解专利能保护的是发明构思，是一种抽象概念，而不是有形的十分具体的技术方案，另一方面要理解技术构思就是通过构建有层次的“权利要求树”并对应地在发明内容部分描述更具体的方案以及配合实施例的实验结果证据来体现的。例如，权利要求中记载了Bi的含量为0.50~2.50%，在发明内容部分如上所述地记载更具体的范围并写明Bi对合金性能的贡献，再通过多个实施例来验证包含0.50~2.50%范围内的Bi的锌合金获得了声称的技术效果，这样就能形成完整的证据链，说明发明人在提出申请时就已经认识到Bi对该发明的锌基合金的重要性。

　　主动引入形式缺陷增加权利要求涵盖的技术方案的数量

　　笔者察觉可能受中国专利法不允许多引多和10项以上加收超项费的影响，许多权利要求书的权项不超过10项，从权常仅引用了一项在先权利要求。其实，专利法限制多项引权利要求和权利要求的总项数，主要目的是减少审查负担，但从申请人的角度而言，权书涵盖的技术方案的数量越多越有利。另外，欧洲和俄罗斯等国家允许多引多，在新申请超项费方面，欧洲是15项以上，美国是20项以上，日韩则不收取超项费（提实审阶段，按项数收取审查费用，一般来说20项左右收取的费用还能承受）。因此，申请人可以将国际专利的项数至少设置为15~20项，并且不妨在撰写时灵活运用审查规则，通过有意撰写多引多的从权以及使用“优选”、“例如”等词语来增加退守性权利要求方案（这些明显的形式性缺陷在授权前的答辩中可容易地消除），以便灵活应对各个国家的答辩，使收益最大化。

　　总结

　　以上是笔者在处理生化领域出口海外的案件中，体会到的国内撰写的申请文件的权利要求中存在的突出缺陷。专利申请文件其实属于法律文件，撰写人除了要懂技术更需要具备法律思维。发明人一方无疑更懂技术，代理人一方则更了解专利法，所以两者在撰写阶段需要通力协作，且最好选择有国际专利代理经验的代理人。在撰写时，站位审查员的角度去审视申请文件，有助于顺利获得授权；站位侵权人的角度去审视，有助于布局更合理的权利要求，提升专利的市场经济价值。

　　参考文献：

　　1.[美]罗纳德•D.斯拉茨基（Ronald D. Slusky）著，吴军芳等译，《发明分析与权利要求撰写》知识产权出版社，2020年1月第1版。

　　2.[美]本杰明•皓普曼(Benjamin J. Hauptman)，[美]约书亚•普利切特(Joshua Pritchett)和[美]黎建（Kien T. Le）著，脱颖译，《美国专利申请撰写及审查处理策略》知识产权出版社，2020年1月第1版。