文/北京集佳知识产权代理有限公司 王静宇
在英国,提交分案申请的期限和大多数国家类似,即为母案处于在审(Pending)状态时,申请人可以在任一时间提出分案申请。一旦1)母案被驳回;2)被申请人主动撤回;3)被专利局视为撤回;4)母案被授予专利权,那么母案则不再处于pending状态,也就意味着提交分案申请的期限截止。通常来说,母案授权前专利局会下发一个授权意向通知书,此时申请人至少有1个月的时间可以考虑提交分案申请。
但是,在英国还有一个比较特殊的提分案期限——即,合规期限(compliance period)结束前。根据英国专利法第20(1)款的规定,如果在合规期限(compliance period)结束时,仍无法确认专利申请符合可授予专利局的条件,那么该专利申请应当被视为驳回。根据英国专利法实施细则第19(2)款的规定,提出英国分案申请的具体期限应为母案pending,且在合规期限届满3个月前的任何时间。该期限可以延期2个月,有充分理由的话有可能争得专利局长的进一步延期。若申请人提出了延长母案的合规期限,那么分案申请的提交期限将自动随母案合规期限的延长而延长。
举例来说,对于一件PCT专利申请而言,若PCT申请日为2020年10月30日,最早优先权日为2019年10月30日,进入英国国家阶段的日期为2022年5月30日。
•若第一次审查意见发出日为2023年4月19日,那么该案的合规期限(compliance period)为2024年4月30日,则提分案的期限截止日为2024年1月30日;
•若第一次审查意见发出日为2024年5月13日,那么该案的合规期限(compliance period)为2025年5月13日,则提分案的期限截止日为2025年2月13日。
通常来说,分案申请的合规期限(compliance period)与母案申请的合规期限同时到期,但是自2023年5月1日起,英国知识产权局修订了指南,确定了分案申请的合规期限应与母案未延期的合规期限相同。
根据该修订,对于在2023年5月1日之前提交的分案申请来说,若母案申请合规期限延期了2个月,则该延长的合规期限将仍适用于分案申请。但是,若母案申请合规期限获得了进一步延期,那么该延长的合规期限将不再适用于分案申请。而所有在2023年5月1日当天或之后提交的分案申请均将获得与母案申请未延长合规期限时相同的合规期限。任何分案申请的合规期限延长必须单独提出请求。
根据英国专利法及其细则的规定,可以基于分案申请提出进一步的分案申请,但是合规期限的新规定,将把所有分案申请的合规期限与最初的母案申请未延长的合规期限相等。这就意味着提交多级分案申请以延长专利申请授权的可能将微乎其微,也给申请人在母案授权前就必须充分规划分案申请的提交策略带来了极大的考验。
本次修订除了对于多级分案申请有较大影响,对于提交分案申请的最后期限也有影响。根据英国专利法及其细则的规定,提交分案申请的期限为母案合规期限届满3个月前。根据修改后的最新实践来看,一般认为不依赖专利局长自由裁量权的最晚提交分案申请的期限为母案未延长的合规期限届满至少1个月前,同时申请人应提交母案申请合规期限的延长请求;若有充分的理由且能够证明尽到了应尽的义务,那么申请人依赖专利局长自由裁量权的最晚期限为母案未延长的规定期限届满后2个月内。
举例来说,对于一件PCT专利申请而言,若PCT申请日为2020年10月30日,最早优先权日为2019年10月30日,进入英国国家阶段的日期为2022年5月30日。
•若第一次审查意见发出日为2023年4月19日,那么该案的合规期限(compliance period)为2024年4月30日,则提分案的期限截止日为2024年1月30日;
•若不依赖专利局长的自由裁量权,那么最晚提交分案申请的期限为2024年3月30日,同时应延长母案的合规期限至2024年6月30日,而此时分案申请的合规期限同母案申请未延长前的合规期限保持一致,即为2024年4月30日;
•若依赖专利局长的自由裁量权,那么最晚提交分案申请的期限为2024年6月30日,此时申请人应充分证明特殊情况并证明尽到了应尽的义务,那么专利局长将会酌情延长母案申请的合规期限,申请人应同时提交分案申请合规期限的相应延长,以保证分案申请有足够的审查时间。若母案申请合规期限依据专利局长自由裁量权的延长请求获批,那么通常分案申请合规期限的同等延长请求也会获批。由于该时间点是提交分案的最后期限,所以在提交分案时应完成所有形式上的要求,即递交所有必要的文件及缴纳所有相关的费用,包括检索费和实审费。此时,提实审绝限即为提交分案申请时,不能延长。
若分案申请在距离合规期限届满少于3个月时提交,那么是否允许延迟提交分案申请的决定可由英国专利局的高级审查员作出,若申请人没有给出的理由或者理由不够充分,审查员将会要求申请人解释,并需要在很短的时间(通常为1个月)内回复英国专利局。若申请人无法足够充分地解释延迟提交分案申请的原因,那么高级审查员可以举行听证会,并应告知申请人,在此问题未解决前,该分案申请将不会继续进行。
收到分案申请后,英国专利局会根据现有工作量和优先事项对分案申请进行检索和审查。若提交分案申请的时机较迟,则审查员会优先处理该申请,并会立即联系申请人告知其需要提交延长合规期限请求,才能提交专利修改并进行分案申请的审查,否则该分案申请将被驳回。
英国分案申请通常会在完成检索后且实审期限尚未到期前进行专利申请的公布程序,分案申请公布时应同时公布检索报告。若分案申请检索时实审期限已届满,那么分案申请公布时应同时公布检索报告和实审报告。通常来说,实审报告应在检索报告公布之日起至少3个月后公布,以便第三方提交公众意见,但是若提交分案申请的时机较迟,导致分案申请的公布是合规期后,那么通常审查员要进行合并的检索和实审,实审报告的公布也将不再受前述3个月的限制。若分案申请没有收到审查员的驳回意见,那么应先进行分案申请的公布,再下发授权意向通知书。
实践中,中国申请人更乐意通过欧洲专利局获得授权并在英国办理生效来获得该国的专利保护。英国的单一专利申请相对较少,可是因为其灵活的制度、相对低廉的价格以及较快的审查速度,在一定程度上也获得了一部分申请人的青睐。本次修订案以后,对于偏好灵活使用分案制度以获取更优申请策略的申请人来说,可能需要重新规划在英国的单一申请策略了。