文/集佳知识产权代理有限公司 罗满

　　摘要：

　　审查指南并未明确基于审查意见或者分案通知而进行的二次分案，不受普通分案期限限制之后是否还会受到其他期限限制，从目前流行的“法无禁止即可为”的观点而言，则二次分案将不受期限限制。但笔者认为不受期限限制应当是违背了立法原意。

　　近日微信朋友圈分享了一篇文章，“超过20年，专利才授权！英特尔分案策略，大开眼界”。笔者仔细阅读了该文章，主要在论及一篇中国专利文献CN102841776B，该专利文献为一分案申请，实际上是一件二次分案申请。

　　基本信息为：母案申请日1995.12.01-一次分案申请递交日2002.7.10-一次分案授权日2008.8.20-二次分案申请递交日2012.5.14-二次分案申请授权日2016.6.29。

　　也就是说，二次分案递交日距离母案申请日17年，而授权日则相隔20年。

　　而我们来重新回顾下审查指南第一部分第一章5.1.1关于分案申请的时限规定：

　　“分案申请的递交时间：申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。

　　对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。”

　　常规来说，母案只要未“死”（包括处于复审期、复审驳回后处于行政诉讼期），就可以分案；也就是上篇文章中所述的母案应当处于“pending”状态。

　　之所以认为上述专利案件较为神奇，可能源于多数人对于分案申请提出的时间限制比较模糊，而这种超过母案申请近20年依然能够进行分案申请的时限也远远超过了我们的常规理解。

　　但实际上，分案申请并非母案必须处于“pending”状态，审查指南有但书规定。

　　审查指南第一部分第一章5.1.1在上述期限规定之后，还进一步规定：

　　“但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当递交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件”。

　　前述提到的文章，在分析该案时候认为，申请人利用了“但书”的规定，也就是说，分案申请存在单一性问题，并且是由审查员指出时，申请人再次分案的时限是不受限制的。按照该分析，本文所涉及的专利申请，其一次分案后应当是收到了指出单一性的审查意见或者是分案通知，然后在一次分案授权（2008.8.20）后，又提出二次分案申请（2012.5.14）。

　　无论是出于什么原因导致该案能够被授权，但这种在距离母案申请近20年，且母案早已授权之后还能够再次进行分案申请，笔者以为还是有失妥当。

　　首先，我们应当回归到审查指南“但书”规定的原意。

　　根据审查指南规定，原则上，分案申请应当在母案处于悬而未决的状态，一旦母案超过办登期限、被驳回、撤回、视为撤回且未恢复，就不再进行分案申请。不讨论主动分案的情形，当母案面临审查员指出的单一性问题时，母案必然处于悬而未决状态，此时申请人完全可以在规定的期限内进行分案，也就是，官方给予了申请人足够的时间。

　　但是针对分案申请存在单一性问题再次进行分案时，很有可能上述期限已经超过了。一般来说，中国发明审查周期在1-3年之间，所以针对分案申请进行审查时，很有可能母案已经不再处于悬而未决的状态，此时如果审查员认为分案申请仍不符合单一性的规定，而根据时限要求又剥夺分案申请再次分案的权利，将对申请人不够公平。于是，审查指南“法外开恩”，针对审查意见或者分案通知，认定申请人可以再次分案，且不要求母案处于悬而未决的状态。

　　笔者认为，不能因为“但书”规定再次分案申请不受普通分案时间的限制，就理解为再次分案不受期限限制。简单比喻，假如法律规定“一个人故意杀人应当被判死刑，但是如果存在自首、立功情节，则不再执行死刑”，但是不再执行死刑就等于无罪释放吗？

　　其一，从法律规定来看，专利法实施细则42条作了规定。规定的分案时机即审查指南上所述的普通分案时限限制。也就是说，从立法原意来说，分案时机是应当受到限制的。

　　但是如果按照二次分案是基于审查员的意见时，将会不受时间限制。无论几次分案，其基本属性也仍然是分案申请，其不受时限限制与立法原意应当是相违背的。而且，实施细则42条规定“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前…”，如果从宽理解，细则并未规定“一件专利申请”必须是原始母案，一次分案申请也可以作为新母案，二次分案申请时机按照新母案限制。

　　其二、从审查指南来看，由于实施细则并未明确涉及到具体细节，对于多次分案的情形，审查指南实际上是作了从严理解，并且作了更为详细的规定，原则上以原始母案进行时机限定，而基于审查意见的二次分案则不按照母案进行时机限定。如上所述，审查员建议存在单一性问题而需要分案必然是母案审查期间，所以一次分案完全可以在母案状态确定前进行，以上的分案申请提出时机限制是恰当的。而当审查员针对一次分案申请再次提出审查意见或者分案通知时，申请人也必然会在一次分案申请审查意见获悉该情形。以母案和一次分案申请的关系来看，此时，一次分案申请相当于二次分案申请的“母案”，按照母案不死的分案时限规则，二次分案申请的提出应当在发出一次分案申请授权通知之日起两个月内完成或者二次分案申请其他类型的状态确定发生之前完成，而不是无限期地延期。

　　其三，二次分案申请无限延期，将导致公众难以获取正确的信息，无法界定最终专利权人可能实现的保护范围。母案如果是经授权或者公开后驳回、撤回等信息，状态确定后，公众欲根据该专利信息进行相应的分析时，除了母案，还可以以母案的终结时间为基础，进行相应地分案查询信息，以确认最终的保护范围。但是，一旦二次分案时间不受限制，公众在母案申请日之后20年（保护期限，保护期限之后再分案无意义）均无法进行上述分析。显然权利要求书作为确定保护范围的标准也会大打折扣，因为说明书中任一在权利要求书中未提及的方案均可能被再次纳入新的申请文件权利要求书中。

　　简单示例说明，申请人以缺乏单一性的A、B、C申请了母案，然后进行了一次分案，以B、C提出一次分案申请，审查员对于一次分案申请必然会提出单一性问题，此时将会出现B或C的方案再次提出，无任何期限限制。公众在查阅母案时，即便权利要求只保护了A，但是说明书中B、C、D的方案也会处于悬而未决状态，因为无法知晓申请人会不会突然进行分案。

　　当然，也有观点认为无论是否将所有方案体现在权利要求中，都属于申请人的劳动成果，能够被后续分案得以保护也是常情。而且，有些国家的分案就可以一直进行，不受期限限制。笔者目前的观点主要是针对我国目前的法律框架下而言，既然规定了分案时机，那么很容易出现分案时机不受限制，将会导致部分情形下分案时机限定被架空。

　　并且，通常一件申请在公开三年后机会进入实质审查，如果二次分案不受时间限制，相当于公开的方案甚至在十几年后才被实审，这也不太符合国内目前总的审查制度。

　　当然，由于细则并不明确，而审查指南也并未明确不受普通分案期限限制之后还会受到其他期限限制，从目前流行的“法无禁止即可为”的观点而言，超过一定时限不允许申请人再次分案，也于法无据，所以出现上述20年依然能够进行分案申请也就不足为奇了。对于申请人而言，则可以利用上述但书规定进行策略性的多次分案，实现多种目的，这在开篇提及的文章中已经有所论及。

　　以上是笔者对英特尔分案申请的分析拙见，难免有失偏颇，望批评指正。