文/集佳知识产权代理有限公司 朝鲁门

　　一、前言

　　在化学领域专利申请中经常有使用参数特征来表征产品的情况。关于参数特征，审查指南第二部分第二章3.2.2节中指出：当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助于参数特征表征。审查指南第二部分第十章4.3节中进一步指出：允许用物理-化学参数来表征化学产品权利要求的情况是：仅用化学名称或者结构式或者组成不能清楚表征的结构不明的化学产品；参数必须是清楚的。由此可见，参数特征是在不能用结构和/或组成清楚表征其化学产品的情况下才能被采用，而另一方面，也可以将这种不能用结构和/或组成清楚表征的情况衍伸理解为不能清楚体现其产品专利性尤其是新创性。因此，本文中通过分析参数特征表征的权利要求新创性的相关规定以及具体案例，探讨了化学领域专利申请中如何在其权利要求采用参数特征来体现其新创性，以便在今后的专利申请过程中更有针对性地灵活使用参数特征这一特殊的表征手段。

　　二、参数特征表征权利要求新创性的相关规定及分析

　　1、参数特征表征的权利要求的新颖性

　　审查指南第二部分第三章3.2.5中规定：对于包含性能、参数特征的产品权利要求新颖性的审查，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。

　　第二部分第十章5.3中规定：对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求，如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较，从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别，则推定用该参数表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。

　　 由此可见，在采用参数特征体现新颖性时应注意以下两点：（1）如果该参数特征隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该产品具有新颖性；（2）如果根据其无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明它们在结构和/或组成上的不同。实践中，尤其在专利申请的实质审查过程中，对于参数特征表征的权利要求，审查员通常采用的做法是“推定”。因此，作为专利申请人在采用参数特征表征权利要求时应在最初开始就具有针对这种“推定”准备“举证”的意识，应在说明书中对采用的参数特征的测定方法、评价标准以及表征意义等进行相应的详细记载。

　　2、参数特征表征的权利要求的创造性

　　关于参数特征表征的产品权利要求的创造性，审查指南中没有明确的规定，实践中仍按照通常的三步法进行判断的情况较多。而且，参数特征与产品的结构和/或组成特征有着必然关系，产品的结构和组成决定其性能及对应参数，因此，不能将参数特征和结构和/或组成特征分割考虑，而应具体分析参数特征与结构和/或组成特征之间的关系，进一步分析参数特征所隐含的结构和/或组成，综合考虑确定与其关联的发明实际解决的技术问题及其效果。

　　因此，对于专利申请人而言，为了清楚体现发明的创造性，在权利要求中应该采用能够隐含表征结构和/或组成与现有技术产品不同这样的参数特征，并且，该隐含表征的结构和/或组成应该是解决所要解决的技术课题的关键。关于该点可参照下面的具体案例分析。

　　三、案例分析

　　关于参数特征表征权利要求的新颖性，在审查指南中有较为明确的规定，因此就不再举出具体案例进行分析。而关于参数特征对权利要求的创造性的影响，审查指南中没有明确的规定，实践中仍存在许多操作上的困惑，因此，下面举出一个具体案例，以对该问题进行探讨。

　　案例：

　　该专利申请的权利要求1（以下称为案例发明）中请求保护一种陶瓷电子部件，是将以Cu为主成分的金属线材和磁性体部同时煅烧而得的；所述磁性体部由铁氧体陶瓷组合物形成，所述铁氧体陶瓷组合物的Fe换算成Fe2O3以及Mn换算成Mn2O3的摩尔含量在规定范围，并且进一步限定了该陶瓷电子部件的电阻率为规定值以上。

　　该案例发明中以“结构+组成+制造方法+参数（电阻率）”的方式进行了限定。

　　根据其说明书的记载，将金属线材和磁性体部同时煅烧而制造陶瓷电子部件之际的烧结温度选择金属线材的熔点以下的温度，然而，作为这样的金属线材使用Cu时，在这样的烧结温度下并不存在同时满足防止Cu金属线材的氧化以及防止铁氧体材料的Fe2O3的还原的氧分压条件。因此，一直以来未能将Cu应用于实际的产品中，而是使用Ag。而案例发明中基于Mn2O3比Fe2O3优先被还原，可在Fe2O3被还原前完成烧结，并且，Mn2O3即使还原也不会引起电阻率的下降这样的发现，确立了铁氧体材料中的Fe2O3和Mn2O3的摩尔含量，从而实现了将Cu金属线材应用于实际的同时煅烧制造陶瓷电子部件中。

　　相对于此，对比文件1中公开了一种陶瓷电子部件，其磁性部分由铁氧体组成，并且所公开的铁氧体主成分中的Fe换算成Fe2O3以及Mn换算成Mn2O3的摩尔含量与案例发明的规定范围部分重叠。另外，其金属线材为Pd或Ag-Pd合金。

　　因此，案例发明与对比文件1 公开的技术内容相比，其区别在于(1)是将以Cu为主成分的金属线材和磁性体部同时煅烧而得的；(2) 陶瓷电子部件的电阻率为规定值以上。基于上述区别可确定案例的相对于对比文件1实际解决的技术问题是将Cu线材和磁性体部同时煅烧而制造陶瓷电子部件之际如何使其电阻率为规定值以上。

　　另一方面，对比文件2中针对上述将Cu线材和磁性体部同时煅烧而制造陶瓷电子部件之际不存在同时满足防止Cu金属线材的氧化以及防止铁氧体材料的Fe2O3的还原的氧分压条件的问题公开了“在Cu导体不氧化的氧分压下进行煅烧→发生铁氧体的Fe被还原的问题→在煅烧后的降温过程中在含氧气氛下进行热处理从而使被还原的Fe再次氧化→氧化过程中元件表面部分的Cu被氧化→通过滚筒研磨除去表面的氧化膜”的处理方法，从而防止了陶瓷电子部件的电阻率下降。即，该对比文件2给出了在对比文件1中应用上述区别（1）的启示，并且从其公开的可防止陶瓷电子部件的电阻率下降这一事实可以预期通过其公开的处理方法能够将对比文件1中应用上述区别（1）的产品控制为电阻率在规定值以上，即，基于上述与对比文件1的区别（1）以及参数特征区别（2）其创造性难以得到认可。

　　由以上分析可知，该案例所要解决的技术课题是在将Cu金属线材和磁性体部同时煅烧而制造的陶瓷电子部件中使金属线材不发生氧化以及铁氧体材料的Fe2O3不发生还原，由此防止陶瓷电子部件的电阻率的下降，控制为上述参数特征的电阻率为规定值以上。换言之，该参数特征所隐含的结构是未氧化的金属线材以及铁氧体材料中的未还原的Fe2O3，而这样的结构显然与经上述对比文件2的处理方法的最终产品中的相应结构相同且带来的效果也是防止陶瓷电子部件的电阻率的下降，因此基于该参数特征的创造性难以得到认可。另一方面，如上所述，本案例发明的发明点实际上是发现Mn2O3对解决上述课题的作用，通过确立铁氧体材料中的Mn2O3与Fe2O3的含量，从而解决了该课题。然而，其权利要求中不论是组成上还是所采用的参数特征上均没有体现出基于其发明点的与现有技术产品的区别，进而导致了其创造性难以得到认可的情况。

　　因此，对基于参数特征来体现创造性的发明而言，采用参数特征之际首先应该考虑该参数特征能否体现基于发明点的与现有技术产品的结构和/或组成上的区别，以防止即使在审查过程中基于对比文件重新确定发明实际解决的技术问题及其效果之际也不会与发明所要解决的课题出现太大出入从而导致申请人的发明点无法得到充分考量的问题。

　　四、结尾

　　以上通过简单分析参数特征表征的权利要求新创性的相关规定以及具体案例探讨了化学领域专利申请基于参数特征体现其新创性时应考虑的因素，然而实践中出于现有技术的掌握程度、专利申请自身的发明高度以及申请专利的目的等等各种原因，参数特征的采用本身存在复杂的问题，希望通过本文能对专利申请人今后的专利申请过程中更有针对性地灵活使用参数特征这一特殊的表征手段起到参考作用。