文/集佳知识产权代理有限公司 罗满

　　以前流传过一篇文章叫“专利代理人与审查员的爱恨情仇”，具体的爱恨情仇如何形成已不大记得，但是相信，如果专利代理人在面对“容易想到”、“常规技术手段”等审查意见时，应该是执业生涯中“一万点伤害”的重要来源。

　　审查意见答复是一项很专业的法律技术工作，因为，基于法律规定，创造性的评判有其一套固有的评判规则，对于多数技术人员出身的申请人或发明人而言，并不善于此，这也是审查员希望由专利代理人作审查意见答复的重要原因。

　　目前创造性的评判标准源自于《专利审查指南》的“三步法”，虽然各国的评判步骤未必一致，但是总体而言的思路相同。审查指南的三步法如下：

　　（1）确定最接近的现有技术；

　　（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；

　　（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

　　对于第（3）点，审查指南进一步给出示例（i）“所述区别技术特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段”。

　　这一条也是目前审查意见中出现的频次相对较高的用于否定创造性的依据，也是上述的“一万点伤害”的重要源头。以往也有诸多文章从技术启示的角度来提供答复思路，例如，虽然手段是常规，但是并不是用于解决该问题，这无疑是一个比较好的答复角度。但对于解决该技术问题的手段的确是常规技术手段时，又当如何呢？

　　不到万不得已决不放弃，显然是一名具有责任心的专利代理人的重要信条。

　　当然，虽然不放弃，但针对此审查意见，和审查员进行“是常规”、“不是常规”的口水仗显然毫无疑义。本文旨在针对上述情况，给出另外一种处理思路，也是从技术启示的角度出发。即，虽然解决该技术问题的手段是常规技术手段，但是该技术问题本身却并不容易发现，也就是三步法（2）中技术问题本身在申请日前难以确定，那么即便解决该技术问题的手段是常规技术手段，本领域技术人员也不存在动机将该常规的技术手段结合到最接近的现有技术中。

　　以笔者亲历的一件无效宣告案件为例。

　　专利权人发明了一种自激式推挽变换器，为了解决上电时的高频自激振荡，在推挽电路中增设了电容。

　　请求人提供了自激式推挽变换器的公知常识证据，作为最接近的现有技术，并且提供了记载电容具有抑制高频振荡功能的公知常识性证据。请求书的三步法逻辑是，与自激式推挽变换器的现有技术方案比较，区别特征为增设有电容，解决的技术问题是抑制上电时的高频自激振荡，而电容抑制高频振荡是公知常识，既而认为专利的技术方案不具备创造性。

　　如果从三步法的字面含义来理解，以上逻辑显然成立，专利的有效性应当被否定。

　　然而，专利权人在答辩时提到，自激式推挽变换器，虽然上电时存在高频自激振荡，但是该技术问题并不能被本领域技术人员发现。高频自激振荡的现象，是发明人在针对性地去除自激式推挽变换器的部分外部元件后，通过连线的方式检测获得（此处是简化后的大致内容），普通的性能试验是不会按此步骤进行。也就是说，本领域技术人员正常的试验、使用是无法发现在上电时候，自激式推挽变换器内部实际上存在高频自激振荡。而且，对自激式推挽变换器不作任何处理的情况下，试验结果表明上电时的确检测不出高频自激振荡。

　　那么，在没有发现技术问题的情况下，何来动机寻找解决该技术问题的技术手段呢？即便解决该技术问题的手段是如此常规？

　　从这个角度而言，审查意见中基于“三步法”确定的技术问题，专利代理人应当予以思考，该技术问题是不是能够这样被确定。应当理解，当确定的技术问题是诸如降低成本、减小重量、提高速度等本领域技术人员普遍追求的技术问题时，解决该技术问题的技术手段如果是常规手段，则应当存在结合的技术启示。只有解决的技术问题并不是常规方式能够获取，或是一直处于忽略状态、无法被关注等情形下，技术问题发现的本身才可能对技术方案带来创造性的贡献。

　　实际上，的确存在这样的情况，一旦知晓需要解决的技术问题之后，技术手段相对而言并不困难，但是技术问题作为现有技术和创造性方案之间的这层窗户纸，却始终没有人来捅破，做到这一点的发明人，其创造性的贡献也理应被认可。

　　专利代理人作为申请人的代言人，充分地了解申请方案，掌握创造性贡献所在，全面维护申请人的利益，是基本的职业要求。在答复审查意见过程中，需要秉承这一理念，从多个角度寻找创造性因素，尽最大努力使申请案件能够被授权，维持合理的保护范围。 以上是笔者的拙见，还望同仁们批评指正。