文/集佳知识产权代理有限公司 杜燕霞

　　在国外进行商标注册，是否需要提前进行检索呢？不少企业有这样的困惑。首先，检索的成本太高，国外律师的检索费和提交一件注册申请的代理费差不多。其次，对于公司的核心商标而言，哪怕检索出在先商标，也必须申请，从而认为商标检索的意义不大。于是，不少企业选择了直接提交注册申请，等待官方的审查结果。既然如此，那么商标检索是否真的有必要呢？

　　在讨论检索的意义前，我们首先要明确下什么是商标检索。商标检索，通常也称为商标查询，是指在商标注册申请前，对商标注册和使用进行的可行性的评估。有过商标注册经历的企业都明白，商标是有门槛的，需要满足显著性、区分性（足以与其他在先商标区分开来，排除致使在来源混淆的可能性）等要求，因此在选择某个标识作为商标之前，需要对其是否满足商标基本要求、能否注册成功、可否投放市场进行评估。这一评估过程，便是本文旨在讨论的商标检索。

　　既然商标检索是评估商标注册和使用的可行性的，那么商标检索结果揭示的，就是商标注册和使用的风险，即商标注册不能的风险和使用不能的风险。字面来讲，注册不能的风险是指商标存在驳回风险、异议风险等，可能致使商标无法成功注册。使用不能的风险是指，商标无法投入使用，或者一旦使用则存在侵犯他人合法权利的风险。在法律上，由于不同国家对商标注册要件进行了不同的规定，因此注册风险在不同国家体现出不同特征。例如，在中国、日本、韩国等有在先权利审查的国家，审查员有权引证在先商标来驳回在后申请，那么商标注册风险既可能来自商标显著性问题，又可能存在在先注册/申请商标的障碍。而在欧盟以及欧盟多数成员国内，由于审查员不会依职权进行在先权利审查，因此若商标通过绝对理由审查后，公告期内无人异议的，则商标可以核准注册。因此，在这些国家中，注册风险来自于商标的显著性要求和第三方的异议。第三方是否会提出异议，则与该企业市场经营情况、商标使用现状、以及商标保护策略密切相关。整体而言，由于不少商标是防御注册的，或者并未投入使用的，因此商标异议的可能性是远低于审查员驳回的可能性的。同样的，使用风险也因为各国不同法律制度的不同而有较大差异。例如，美国、加拿大等商标权源于使用的国家，哪怕使用注册商标，也可能会侵犯他人未注册的、因在先使用而产生的商标权。由于各国商标法律制度直接决定了商标注册和使用的风险，那么这种风险评估就需要结合着各国商标法律制度来进行，商标检索的对象和范围是有所差异的。换句话说，不同法律制度下，商标风险的来源是不同的。因此，用国内标准，或者同一标准去判断商标的风险，显然是不合理的。

　　风险管理是企业管理非常重要的课题，那么企业是否可以承受商标不进行检索的风险呢？我们需要看看不进行商标检索而带来的后果。首先，商标注册不能的不利后果是企业投入了时间和费用，但最终未能成功注册商标。由于这些基本上是经济上的指标，而不同企业的在经济上的承受力是不同的，因此很难得出一个确定的结论。其次，使用不能的不利后果是商标虽得以注册，但不能使用，或者一旦使用即侵犯他人权利。商标侵权责任中，除了停止使用外，还有消除影响，赔偿损失等。无论对于各种规模的企业而言，这种后果都是不容忽视的。因为除了经济损失外，还将破坏企业经过长期努力、精心积累的商誉。

　　虽然，不同企业对于风险承受能力有较大的差异，但从企业经营决策角度而言，每件商标的选择、设计、启用都是资源投入，也是创意者宝贵的劳动成果，商标顺利注册是企业有序经营的有力保障。此外，避免侵权、避免资源闲置和浪费，也是企业良好经营的诉求。因此，对于企业而言，申请前进行商标检索的必要性不言而喻。

　　其实，商标检索，除了可以排查注册不能和使用不能的风险外，还有一些很重要、但却常被忽视的作用。例如，商标检索报告可以证明在后商标注册人的主观善意，因为检索可以证明其对他人的在先商标尽到了必要的注意义务，特别是在没有相对理由审查的国家中，此意义尤为重要。此外，商标检索可以使得申请人在尽早获得注册/使用障碍后获得解决问题的先机。部分国家的审查周期非常长，例如巴西、委内瑞拉等国家，若申请后2-3年才发现有在先商标，那么还将花费更长的时间来清除权利障碍。同时，值得注意的是，这些在先商标可能已经经过了可以争议的时间限制。

　　事实上，越来越多的企业重视起商标检索。根据笔者经历，企业进行商标检索的比例在逐年提升。以笔者公司代理的案件来看，2015年查询比例是11.3%，2016年为12.5%，2017年已经提升至15%。商标注册前进行检索，已成为一种趋势。

　　既然商标检索的意义重大，那么是否有办法有效降低检索成本呢？商标检索成本分为两部分，一部分是数据库的费用，另一部分是律师或代理人提供法律意见的费用。就前者而言，目前不少国家和国际性组织正在致力于此。例如，世界知识产权组织国际局开发的http://www.wipo.int/branddb/en和欧洲知识产权组织的https://www.tmdn.org/tmview/welcome，他们旨在通过汇总各国数据库来提供“一站式”查询服务。这些数据库都是免费开放的，因此数据库的成本已经逐渐在降低。另一方面，随着竞争压力，各国代理律师和代理人的服务费用也在逐步的压缩，提供专业但收费合理的法律服务成为一种必然。

　　商标检索的重要性在日益凸显，相信越来越多的中国企业会使用这种利器，为民族品牌的振兴之路铺平道路。