文/集佳知识产权代理有限公司 庄恒玲

　　《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。在《专利审查指南》（2010）的第二部分第四.3关于发明创造性的审查中描述到：“判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。”同时，在该部分中还给出了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的“三步法”，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）以及判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。特别地，在该部分中还强调了“判断过程中 ，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点”。

　　从上面的内容不难看出，创造性的判断中涉及关于“技术启示”、“动机”等的判断，而判断的主体是“本领域的技术人员”。因此，这不可避免地会在创造性的判断中引入主观性因素。为了使创造性的主观判断尽可能地客观化，各个国家在其相关专利法规及审查规章中都做了尽可能详细的说明和解释。尽管如此，专利实践中，在创造性的争辩方面打“持久战”对于专利从业人员来说仍然是见怪不怪的事情，而争论的焦点往往落在是否给出了相关的技术启示。

　　笔者认为，根据如上面摘录的专利审查指南中给出的相关判断标准，判断现有技术是否给出相关的技术启示包含以下四方面的含义：

　　（1）主体是本领域的技术人员；

　　（2）面对发明实际解决的技术问题；

　　（3）有动机对最接近的现有技术做出“改进”；

　　（4）改进得到了要求保护的发明。

　　在实际判断过程中，应当牢牢地把握住这四个要素。忽略了任何一个要素都容易导致偏离客观化而更加偏向于主观化。

　　下面就结合笔者遇到的一个创造性争辩的案例来做进一步的解释。

　　在一次审查意见中引用了两篇对比文件（即，对比文件1和对比文件2）来评价某申请（以下简称本申请）的创造性。在审查意见中认为：本申请的独立权利要求1与最接近的对比文件（假设为对比文件1）之间的区别技术特征为A；基于该区别技术特征A，独立权利要求1实际要解决的技术问题为技术问题T；在对比文件2中公开了区别技术特征A，因此，本领域技术人员基于对比文件2公开的内容有动机对对比文件1和对比文件2进行结合以获得独立权利要求1所要求保护的技术方案。

　　上述的意见也是涉及创造性的审查意见中常见的意见类型。当遇到此类案例时，通常首先要分析审查意见中关于区别技术特征的认定是否正确，如果经分析确认审查意见中对区别技术特征以及实际解决的技术问题的分析是正确的，则可以考虑从上述的几方面来寻找突破点。

　　首先，判断对比文件1是否存在所要解决的技术问题

　　《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1提到“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”。也就是说，此处提到的“发明实际解决的技术问题”应当是在审查意见中认可的最接近的现有技术中存在的技术问题。在上面摘录的审查指南的相关内容中用了“这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时”这样的表述，其中的“面对”一词即意味着所述的技术问题应当是最接近的现有技术也存在的技术问题。

　　因此，审查意见中基于区别技术特征A所确定的发明实际要解决的技术问题T应当也是对比文件1所面临的技术问题。通过分析发现，对比文件1所公开的技术内容根本不存在审查意见中所确定的技术问题T，即，审查意见中的结论说明缺少了上述的第（1）方面的因素。 其次，判断本领域的技术人员有没有对对比文件1和2进行结合的“动机”

　　在确定有没有“动机”时，首先要提到进行判断的主体——本领域的技术人员。根据专利审查指南的规定，本领域的技术人员只是一种假设的“人”，他不具有创造能力。因此，在判断过程中，应当站在“本领域的技术人员”的角度来进行分析判断。如果超越了“本领域的技术人员”（即缺失了上面的第（1）方面的因素），往往容易导致偏离客观化的结论。

　　针对上述案例，经仔细阅读对比文件1所公开的内容发现，对比文件1公开了与本申请的区别技术特征A完全相反的技术特征A’，也就是说，技术特征A和技术特征A'是针对同一结构采用的不同的技术手段，二者不能并存。特别地，经阅读对比文件1还发现其技术特征A’为对比文件1用来解决其预期要解决的主要的技术问题T’的发明点。

　　在这种情况下，在将对比文件1和2结合之后，如果简单地用技术特征A替换技术特征A’，则结合所得到的技术方案已经无法实现对比文件1所要实现的目的了。那么，本领域的技术人员将对比文件2公开的技术特征A应用到对比文件1中的“动机”何在呢？

　　对于此种情形，在美国的专利实践中存在“frustration of purpose”这样的说法。也就是说， 如果所做的修改使得修改后的技术方案无法实现最接近的现有技术的预期目，则不存在进行此种修改的动机或者教导。中国目前没有关于此种情形的明确说法，因此，在此案例中就是否存在“动机”方面，申请人和审查员都各持己见。然而，我们都知道，中国的专利法和专利审查指南在用词方面也是很讲究的，其用词都力求清楚准备地表达出其要表达的含义。仔细阅读前面引述的内容可以发现，审查指南中使用了“改进”这样的表达。不难理解的是，“改进”应当是在原有技术内容的基础上做进一步的改善，此种改进应当是在保证仍实现其预期目的的基础上做出的。这样看来，审查指南中的上述内容的本意也意在排除偏离原来的预期目的的修改的。

　　从这个角度来说，由于对比文件1和2的结合实际上是对对比文件1进行了实质性的“修改”，而不是“改进”，因此，审查意见中认为本领域技术人员有对对比文件1和2进行结合的动机的说法是不合理的。即，此处缺少了前面提到的第（3）方面的因素。

　　因此，在实践中，当遇到类似的创造性驳回意见时，要结合对比文件所公开的内容仔细地分析审查意见中的结论是否存在不合理之处。从上面的四个方面一一地寻找突破点。在分析过程中还要注意尽量独立于审查意见中的分析进行客观的分析，不要被审查意见中的某些意见误导。

　　长期以来，各国在如何使创造性判断中的主观判断尽可能客观化方面都做出了很多的努力。然而，由于案件事实的千差万别，很难在该方面做出明确具体的规定。因此，需要在专利实践中进行不断的探索和分析总结。而这需要专利从业人员以及审查当局方面的共同努力：基于案件事实，结合相关法律规定以及相关专利实践，做出尽可能合理的结论。