文/集佳知识产权代理有限公司 李泽艳

　　美国双专利（Double patenting）审查意见的产生，主要是解决因在后授权专利引起的在先专利保护期限的不合理延长。本文将对此做一些介绍。

　　美国双专利审查意见适用于具有至少一个共同发明人、申请人和/或35 U.S.C. 102(c)规定的共同受让/共有人。

　　一般有两种类型的双专利审查意见。一种是基于 35 U.S.C. 101所定义的“相同发明”类型的，即法定双专利（statutary double patenting）。另一种是“非法定类型”的，即non-statutary double patenting。

　　一、定双专利

　　法定双专利中，“相同发明”指的是相同主题（35 U.S.C.101）。因此，在判断是否存在法定双专利意见时，需要明确的一个问题是，相同发明是否被保护了两次？判断是否存在法定双专利的一个靠谱的方法是，本申请的权利要求是否在另一件专利的对应权利要求没有字面侵权时而发生了字面侵权。如果不存在“相同发明”被两次要求保护的情况，就需要分析是否存在非法定双专利的情况。

　　二、非法定双专利

　　非法定双专利，是基于以公共利益为基础的公平原则，以防止授权专利的专利权期限被不合理延长。当冲突权利要求不相同但至少一件在审申请权利要求与对比权利要求存在patentably indistinct时，就会有非法定双专利的问题。

　　非法定双专利审查意见包括基于新颖性、单向确定显而易见性或者双向确定显而易见性的审查意见。

　　如果在审申请是后提交的申请，或者两件申请同一天提交，在解决双专利问题时只需单向确定distinctness，即本申请中所要求保护的发明是否相对于已授权专利的发明不具有新颖性。如果本申请所要求保护的发明相对于已授权专利的发明是显而易见的，那么专利权就会被不合理延长，此时就会发出非法定双专利审查意见。类似地，即使在审申请是先提交的申请，也是只需单向确定distinctness来支持双专利审查意见，除非发现以下情况：（A）美国专利局仅负责先提交申请的审查进程的延迟；（B）申请人未能在一件申请（该先提交申请案）中提交冲突（conflicting）权利要求。

　　如果本申请是后提交的申请，那么必须解决已授权专利的专利权延长是否合理的问题。只有当申请人未能在一件申请中提交冲突权利要求并且美国专利局只负责延迟的情况下，才可以使用双向确定创造性。除非明确记录仅由专利局导致的延迟并且申请人无法避免通过提交单独的申请来保护，审查员才可以使用单向确定distinctness，并将这一负担推给申请人-为什么需要双向确定distinctness。在双向确定distinctness时，有必要判断两次显而易见性：首先分析本申请权利要求相对于已授权专利权利要求的显而易见性，然后分析已授权专利权利要求相对于本申请权利要求的显而易见性。需要双向确定distinctness时，只有上述每一个分析的结论都是要求保护的发明是另一件申请/专利的所要求保护发明的显而易见变型时，基于显而易见性的非法定双专利意见才是成立的。如果其中任何一个分析的结论不是显而易见性，那么基于显而易见性的非法定双专利意见就是不成立的。

　　需要注意，这里对于“显而易见性类型”双专利的“显而易见性”分析与35 U.S.C. 103相似，但并不必然相同。可以参考判例：Braat, 937 F.2d 589, 592-93, 19 USPQ2d 1289, 1292 (Fed. Cir. 1991)。此外，非法定双专利还包括基于合理性原则的审查意见，以防止专利权期限的不合理延长。

　　双专利审查意见可以适用于两件以上的专利申请之间，或者至少一件申请与授权专利之间（极少数情况会发生在专利与外观之间）。在再审阶段，再审的专利权利要求与一件或多件申请/专利之间也可能会存在双专利的问题。双专利不涉及未进入美国国家阶段的国际申请。

　　为了克服非法定双专利意见，申请人可以通过以下答复方式：阐明被提出意见的权利要求与对比权利要求是patentably distinct，或者提交一个terminal disclaimer（到期放弃声明）以保证具有同一发明的多个变型的多项专利的专利权人能将这些专利视为一组。注意，这样的答复方式也适用于临时的非法定双专利意见。

　　当两件以上具有冲突权利要求的申请之间存在非法定双专利意见时，就必须确定哪一件申请具有最早的有效美国申请日，即哪一件申请是最早提交的申请。有效美国申请日以以下二者中最早的为准：（1）该申请的实际提交日；（2）要求在先美国申请的优先权的最早申请的提交日。