文/集佳知识产权代理有限公司 赵晓荣

　　摘要：

　　美国临时申请是美国特有的知识产权保护制度，避免发明人受到先发明制影响，在提出正式专利申请之前，提出临时专利申请。临时专利申请仅需要提交说明书和附图，不需要提交权利要求书。而且在提交临时申请后12个月内可以要求临时申请的优先权的形式提交正式专利申请。实质上，美国临时申请的效力类似中国国内优先权的在先申请。两者最大的区别是，在中国作为国内优先权基础的在先申请需要提交正式的专利申请文件，需要包括权利要求书。

　　一、临时申请规定：

　　临时申请为申请人确立了一个优先权，其保护期限是一年，在此期限和保护范围内，只有该临时专利的申请人可以提出有关专利申请。但是，专利申请以临时申请的方式提出后，必须在12个月内正式向美国专利商标局提交转换请求书，将“临时专利申请”转为正式专利申请，否则临时专利申请将在1年后自动失效。正式专利申请的内容应包含临时专利申请的内容和经修改后的内容。临时申请一般不公开也不进行实质审查。当在后申请的正式专利申请公开时，才将作为在先申请的临时申请公开。

　　二、国内优先权规定：

　　申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又以该发明专利申请为基础向专利局提出发明或实用新型专利申请的，或者又以该实用新型专利申请为基础向专利局提交实用新型或发明专利申请的，可以享有优先权。

　　三、笔者结合工作中遇到的实际情况，浅谈中国申请人如何有效使用美国临时申请或中国国内优先权。

　　1）第一种情况：

　　国内申请人可以通过向美国专利商标局提交临时申请，然后在12个月内要求其优先权向中国专利局提交在后申请。

　　具体地，发明人向美国专利商标局提交临时申请，然后发明人将美国临时申请进行优先权转让，转让后的申请人可以要求美国临时申请的优先权，向中国专利局提交正式的专利申请。该优先权相当于要求国外优先权。

　　需要注意的是，美国临时申请与在后正式专利申请要求必须有至少一名共同的发明人。笔者认为为了后期避免不必要的纠纷，在中国要求临时申请优先权时，在后申请的发明人之一最好是美国临时申请的发明人。即优先权转让直接是由临时申请的发明人进行转让。

　　例如，中国很多企业在美国设有分部，即在美国分部具有技术人员，美国的技术人员通常比较了解美国的专利法，因此为了获得尽早的申请日，可以将新研发的技术但可能还没太成熟时就向美国专利商标局提交临时申请，然后在12个月内中国企业再要求临时申请的优先权向中国专利局提交正式的在后申请。这样，可以充分利用12个月的时间进行方案的完善以及申请文件的撰写。

　　以上是中国企业直接利用美国临时申请的示例，下面介绍中国企业效仿临时申请。

　　2）第二种情况：

　　大家普遍认为美国临时申请比中国国内优先权更有利，中国如果有临时申请的政策将更便于申请人对于其技术进行专利保护。这是由于临时申请的费用低，而且不必提交权利要求书，仅提交说明书和附图。相当于提交国内的技术交底书，即发明人可以完成临时申请的申请文件，并不需要委托专利代理公司的专利代理人撰写正式的申请文件。其实，中国企业也可以在国内效仿使用美国的临时申请。下面说明如何操作。

　　首先，国内申请人直接向中国专利局提交由发明人来完成撰写的专利申请文件（记为在先申请A），其实在先申请A的说明书与技术交底书差别不大，可以将技术交底书的内容套在专利申请文件的说明书模板内。至于要求撰写水平较高的权利要求书，可以仅写少数几项，例如仅写1项或2项，而权利要求1仅写发明点的技术方案。这样就不必在申请文件的撰写上耗费大量时间，唯一较美国临时申请成本高的是需要缴纳一件正式专利申请的申请费，但是可以选择不提提前公开也不提实质审查。

　　然后，国内申请人可以要求该在先申请A的优先权申请PCT，当然PCT的申请文件需要委托专利代理公司的专业代理人进行专业的权利要求布局。

　　最后，国内申请人指定该PCT再进入中国。由于要求在先申请A优先权的是PCT，因此，在先申请A在中国不会被视为自动撤回。当PCT进入中国国家阶段时，在先申请A与PCT的申请日相同，因此在先申请A不会作为现有技术来评价PCT的新颖性和创造性。

　　但是，在先申请A的权利要求书与PCT的权利要求书可能存在相同保护范围的技术方案，例如，在先申请A的独立权利要求可能与PCT的某一项从属权利要求的技术方案相同，如果中国专利局对在先申请A和PCT均授权，将出现同一技术方案重复授权的问题。因此，为了避免重复授权，申请人在撰写在先申请A的权利要求书时，需要考虑后续重复授权的问题。

　　另外，为了使PCT能够要求到在先申请A的申请日，应尽量将技术方案全面记载在在先申请A的申请文件中，避免PCT的部分方案要求不到在先申请A的优先权。

　　综上所述，中国企业也可以充分利用美国的临时申请或者利用国内优先权的制度效仿美国的临时申请。但是，具体操作时需要慎重考虑，辩证地看待任何策略，大部分情况下，有利的政策都有深层的弊端，是一把双刃剑，尽量使其利大于弊，以便于为申请人带来最大的益处。

　　以上仅是笔者个人意见，欢迎大家讨论指正。