集佳知识产权代理有限公司 柴玮杰

　　一、大致介绍

　　依据美国商标法15 U.S.C. 1052，商标因具有地理描述性而被拒绝注册的条件为:（1）具有欺骗性；或（2）在1996年1月1日后，首次被申请人使用在葡萄酒及烈酒上，而其所指向的地理位置并非商品的原产地；或（3）仅是对商品进行了地理性描述；或（4）对商品具有欺骗性地，地理性错误描述。

　　详细来说，依据美国商标指南，审查员在考量商标是否具有地理性描述的参考标准主要如下:

　　1.地理性描述的考量标准（Geographically DescriptiveMarks）

　　（1）商标的主要意义（primary significance of the mark）为一个众所周知的地理位置；

　　（2）商品或服务来源于上述地理位置；

　　（3）消费者可能相信商品或服务来源于该地理位置（若该地理位置过于偏僻或隐蔽，公众可能无法将商品/服务与该地理位置建立联系）。

　　2.欺骗性，地理性错误描述的考量标准（Geographically DeceptivelyMisdescriptive Marks）

　　（1）商标的主要意义为一个众所周知的地理位置；

　　（2）商品/服务并非源自商标中指向的地理位置；

　　（3）消费者可能会认为商品/服务源自商标中指向的地理位置（若该地理位置过于偏僻或隐蔽，公众可能无法将商品/服务与该地理位置建立联系）；

　　（4）消费者的前述误信，将对消费者是否购买商品/服务的决定，起较为重要的影响。

　　3.欺骗性，地理性描述的考量标准（Geographically Deceptive Marks）

　　（1）商标的主要意义为一个众所周知的地理位置；

　　（2）商品/服务并不源自商标中指向的地理位置；

　　（3）消费者可能会认为商品/服务源自商标中指向的地理位置（若该地理位置过于偏僻或隐蔽，公众可能无法将商品/服务与该地理位置建立联系）；

　　（4）消费者的前述误信，将对消费者是否购买商品/服务的决定，起较为重要的影响。

　　从上述考量标准可见，在美国审查实践中，对“欺骗性，地理性错误描述”的考量标准（Geographically Deceptively Misdescriptive Marks）及“欺骗性，地理性描述”的考量标准（Geographically Deceptive Marks）是完全相同的。这是由NAFTA执行法案（NAFTA Implementation Act）开始确立的新标准。也就是说，在NAFTA执行法案之前，“欺骗性，地理性错误描述”及“欺骗性，地理性描述”并非适用完全相同的裁量标准。

　　在NAFTA执行法案对美国商标法作出修改之前，实践中，要成立一件商标对商品具有欺骗性，地理性错误描述，并不必然要求证明该“错误性描述”对消费者是否购买商品/服务的决定，起较为重要的作用。也即，曾经欺骗性，地理性错误描述的组成要件为：

　　（1）商标的主要意义分为一个众所周知的地理位置；

　　（2）商品/服务并不源自商标中指向的地理位置；

　　（3）消费者可能会认为商品/服务源自商标中指向的地理位置。

　　而若要构建“欺骗性，地理性描述”，则还需要额外证明“欺骗性”，即消费者的误信，将对消费者是否购买商品/服务的决定，起重要的影响。

　　基于以上，笔者认为，在NAFTA执行法案（NAFTA Implementation Act）之前，“欺骗性，地理性错误描述”的侧重点在商标对产品来源的“错误的地理描述”，而“欺骗性，地理性描述”的侧重点在其错误的地理描述对消费者产生了“欺骗性”。成立“欺骗性，地理性描述”的标准要高于“欺骗性，地理性错误描述”。

　　在目前的审查实践中，两者已无显著的区别。

　　二、实践中的各种问题

　　1. 何为地理性描述

　　（1）以昵称、地理位置的形容词形式（如：BAIKALSKAYA在俄语中意为“来自BAIKAL的”）、地图或该地理位置的轮廓（如: 中国国界线的大公鸡轮廓）形式出现的商标，都可被认为是对所指向的商标具有地理描述性；

　　（2）虚构的地名。商标的确指向某一现实中存在的地理位置，并不必然的使该商标具有地理描述性。举例来说，申请人虚构的餐馆，游乐园的名称，即使在现实中真实存在，也不会被认为具有地理描述性。（如：“17 MILE DRIVR”虽为现实中存在的地名且指向了申请人商品及服务的来源，但该地理位置为商标申请人私人拥有，且其地名也为商标所有人虚构，因此，“17 MILE DRIVR”不具商标法意义上的地理描述性）。

　　（3）过于偏僻、隐蔽的地理位置。若商标所指向的地理位置过于偏僻和隐蔽，无法为相关商品的美国消费者所熟知，那么，由于消费者无法建立其商品/服务与该商标的联系，商标将失去地理描述性。

　　2.何为主要意义（primary significance）

　　简要来说，商标中的地名需能被相关美国消费者所辨识。如：在In reNewbridge Cutlery Co., 776 F.3d 854, 113 USPQ2d 1445 (Fed. Cir. 2015) 一案中，官方认为，并无充分的证据可证明，Newbridge, Ireland 是可被相关美国消费者所辨识的地理位置；在 In re SocieteGenerale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed.Cir. 1987)一案中，VITTEL不被认为为可被相关美国消费者辨识的化妆品产地。

　　当商标中涉及的地名同时具有其他含义时，对主要意义（primary significance）的判断就变得尤为重要。举例来说，在Inre Int'l Taste Inc., 53 USPQ2d 1604, 1605–06 一案中，HOLLYWOOD 虽然作为地理位置具有知名度，然而，其同样为娱乐行业的常用代名词，由于无法判断两者孰轻孰重，因此，下发了有利于申请人的判决；在 In re Urbano, 51 USPQ2d 1776, 1780一案中，官方认为“SYDNEY 2000”指代2000年悉尼奥运会的意味大于其作为地理位置的悉尼市，因此，不认为商标中的“SYDNEY”具有地理描述性。

　　此外，若商标同时具有地理位置及人名的含义。那么，一般来说，作为人名的含义要胜过作为地理位置的含义。

　　3. 作为商品/服务的非地理性特征

　　虽然包含作为地理位置的名词/形容词，然而，其整体指代商品/服务的某一特征或风格的商标，也不应认为具有地理描述性。比如，“Boston Baked Beans”、“Swiss cheese”、“Early American design”，其多作为形容产品的风味，特色，而非用来指代产品的产地。

　　4.作为地理位置的名词与其他词语组合使用

　　若地理位置的名词与其他词语的组合创造了一个新的，任意的，想象的，暗示性的整体含义，则该整体词汇不会被认为具有地理性描述而被下发驳回。如: 在T血衫和汗衫上申请的商标“Paris Beach Club”，官方认为，由于巴黎没有海滩，也没有湖或海洋，因此，PARIS + BEACH 合成了一个没有实际含义的，不能连贯的词汇，并不实际指向任何现实中的地理位置。结合巴黎以知名女装闻名，而题述商标的商品主要为汗衫，因此，官方认为题述商标仅为一种幽默的表达，消费者也不会认为汗衫等服饰来源自巴黎。

　　然而，需要注意的是，当作为地理位置的名词与其他词语组合使用作为商标时，若整体对消费者具有误导性，则即使放弃了对该地理位置的专用权，仍为“欺骗性，地理性错误描述”或“欺骗性，地理性描述”，依然会被审查员下发驳回。如: NEW YORK WAYS GALLERY, 用于非纽约生产的包包，钱包等，即使放弃了NEW YORK的专用权，仍对消费者构成“欺骗性，地理性错误描述”，并因而被驳回注册。

　　5. 建立商品/服务与地理位置的联系

　　无论是以商标具有“地理描述性”、“欺骗性，地理性错误描述”还是“欺骗性，地理性描述”为由拒绝商标的注册，审查员都需要建立商品/服务与地理性描述的联系。也将，成立上述三种驳回，需要公众有认为商品/服务有来源于商标中的地理位置的可能。

　　一般来说，相较于建立商品与地理位置的联系，要建立服务与地理位置的联系更为困难。联邦巡回法院上诉法院对于相关问题的建议如下：

　　由于当消费者接受服务时，他必然已经注意自己所处的地理位置。也就是说，相较于消费者接受服务时实际所处的位置，其实商标中所蕴含的地理位置信息并不那么容易造成消费者的误信。基于此，仅仅证明该地理位置以相关服务闻名是不够的，审查员必须证明消费者会在（餐厅）服务与该地理位置之间建立有意义的联系。如：若一位身在纽约的消费者可能相信某餐厅的食物是从巴黎进口的，或厨师可能在巴黎地区受过训练，那么，该种服务与地理位置的联系可能可以成立。

　　6. 对地理名词的任意使用

　　若该地理位置与所申请的商品/服务毫无联系，消费者不会认为该商标指向了商品/服务的来源，则商标应被视作任意商标（arbitrary mark）。如：用ALASKA商标销售香蕉；用COLORADO 商标销售棒棒糖，由于销售的商品与地理位置毫无关系，消费者也不会认为香蕉就产自阿拉斯加，棒棒糖产自科罗拉多，因此，不认为上述ALASKA、COLORADO商标具有地理描述性。

　　7. 何为重要影响 (Materiality)

　　如之前所述，在判断商标是否构成“欺骗性，地理性错误描述”还是“欺骗性，地理性描述”时，审查员必须证明消费者对于服务/商品来源于商标所指向地点的误信，将对消费者是否购买商品/服务的决定，起较为重要（material）的影响。

　　要在商标申请的产品上证明上述重要影响（Materiality），必须有足够的证据证明：

　　（1）商标所指向的地名以该项商品闻名；

　　（2）商标所申请的产品乃是该地的主要产品；或

　　（3）商标所申请的产品与该地主要/传统产品有关联；或为前述产品的延伸。

　　8. 关于是否可转副簿注册/或通过实际使用获得显著性

　　（1）地理描述性商标: 一般情况下，可转申请附簿注册，待使用满足五年后，再转主簿注册/ 也可通过实际使用获得显著性；

　　（2）欺骗性，地理性错误描述商标：除非商标在1993年NAFATA执行法案正式颁布前实际投入商业使用，否则不可转附簿注册，也不可通过使用获得显著性；

　　（3）欺骗性，地理性描述商标：不可转副簿注册，也不能通过实际使用获得显著性。