案例聚焦|缺显商标如何在以色列获得注册?提交使用证据宣誓书并不难!

2021-02-23

  ▶案情简介

  2019年9月,国内某公司在以色列提交了“WORKPRO”商标申请,指定第7类“锯片[机器零件];圆锯片(机器零件)”。2020年7月,以色列商标局下发驳回通知,认为申请商标由“WORK”和“PRO”两部分构成,其中,“WORK”包含“工作;劳作”的含义,而“PRO”意为“专业的”,因此申请商标“WORKPRO”直接描述了指定商品的特征,不具有指示商品来源的功能,据此基于以色列《商标条例》第8条(a)款和第11条第(10)款关于缺乏显著性的相关规定,驳回了申请商标的注册申请。

  2020年9月,集佳受申请人委托,建议申请人通过递交使用证据宣誓书的形式,通过证明在使用中已获得显著特征的方式答复复审。在复审中,申请人递交了申请人公司规模、主营产品介绍,“WORKPRO”产品在全球的销售网站信息,和近一年的年销售总额;在以色列的使用证据,包括以色列近一年的销售总额、经销代理协议、销售协议和发票,广告宣传和推广等。通过递交经公认证的宣誓书,并进行争辩,2021年1月,以色列商标局下发复审决定,接受了申请人递交的复审理由,初步审定申请商标在第07类申请商品上的申请注册。

 

  ▶律师点评

  根据以色列《商标条例》第8条第b款的规定,在判断申请商标是否具有显著特征时,审查员或法院可根据商标实际投入使用的情况,考虑在使用中,该商标在其指定的商品上获得了何种程度的显著特征。

  因此,在以色列商标申请遭遇缺显驳回时,除了考虑争辩商标具有显著性特征、递交巴黎公约成员国(实审国家)商标注册情况、添加已注册商标标样的方式以外,亦可结合申请商标在以色列地区的使用情况,考虑以递交使用证据宣誓书(经公认证)的形式递交复审。

  从本案来看,申请商标自2019年8月在以色列投入实际使用,至复审之时,在当地的使用时间仅一年左右,但仍通过递交这一年内大量的使用证据,包括销售、广告宣传等,成功说服审查员申请商标在使用中获得了“第二含义”,具有显著特征。可见,以色列审查员对于通过使用获得显著性的审查并不如国内审查严格。如果申请人在以色列当地已经有一定的使用及宣传证据,则可以尝试以该方案克服驳回。

  当然,以递交使用证据克服缺显驳回的复审方案中,对使用证据的要求与商标本身显著性的高低也不无关系。一般而言,显著性越低的,则对使用证据的“质”和“量”要求更高。此外,递交的使用证据也需与指定的商品相符,若部分指定商品尚未使用的,则一般仅能在已使用的商品上获得显著性,进而获得注册。

 

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