文/北京集佳知识产权代理有限公司 何佳

　　近期，加拿大政府对《专利实施细则》提出了一系列修正案，旨在使加拿大遵守其在加拿大-美国-墨西哥协定(CUSMA) 和专利合作条约(PCT)下的义务。作为提案的一部分，加拿大公报于 2021 年 7 月 3 日发布了监管影响分析声明(Regulatory Impact Analysis Statement)，总结了这些变化及其预期影响。这些修订还包括一些专利申请的官费上调，节选拟定修订内容如下：

　　减少专利待审

　　作为根据 CUSMA 实施加拿大专利期限调整义务的一部分，加拿大政府正在提议对专利规则进行修订，以减少专利授权的不合理延迟。

　　拟议的修正案旨在为加拿大知识产权局(CIPO) 提供可靠的影响审查期限的手段。专利期限调整（Patent Term Adjustments）的政策将于2025年1月1日实施，但这些调整适用于2020年12月1日及之后提交的专利申请。尽管目前加拿大专利局平均专利待决期限符合CUSMA的标准，但CIPO 担心一些申请人可能会因为延迟审查以获得专利期限调整的补偿。

　　此次分析声明将权利要求的数量和审查员下发的审查意见数量被认定是造成延长专利审查期限的主要因素。由此，拟定的修正案中旨在减少专利待审的内容包括：

　　▪请求继续审查（Request for Continued Examination）

　　在现行制度下，申请人会从加拿大专利局收到数量不限的审查意见。尽管审查员可以通过下发最终意见（Final action）以终止审查，但这种情况在实践中很少见。

　　在拟定的修正案中，申请人必须提交一份继续审查请求 (RCE) 并支付规定的费用（提议中拟定的官费为816加元，小实体的费用减半），以便能收到超过三次的审查意见。提交RCE后，申请人将收到最多两次额外的审查意见（也可能收到的是授权通知）。如果未能及时提交RCE将导致申请被视为放弃。

　　这些拟议的修正案将使加拿大的审查方式更接近美国的做法。但是对于审查员要求申请人提出RCE的案件，修正案中未给申请人提供上诉的选择。

　　--延伸解读

　　在未收到Final OA前，申请人不能启动上诉程序：与美国不同，加拿大专利申请人不能推动案件走向上诉程序，此次拟议的修正案也不会改变这一点。在美国，Final OA通常会在第二次或第三次审查意见时下发。收到最终决定后，美国的申请人可以选择提出上诉或通过提交RCE继续审查。这次的修正案中规定，审查员会在申请人提交若干次OA答复递交稿后让申请人提交RCE请求，以使案件维持待决状态，但前述下发的这些审查意见都不一定是最终的审查意见。基于此，加拿大的申请人此时不能提起上诉程序而只能选择提交RCE。这将使申请人通过缴费来维持案件的待决状态，在这种情况下，申请人很容易与审查员陷入僵局，直到审查员发布最终决定。然而在加拿大，申请人对于最终的审查意见是无法通过提出RCE而继续进行审查的，这是与美国RCE最大的不同。

　　▪增加超项费

　　目前，加拿大申请没有超项费用，申请文件中对于权利要求的数量没有限制。目前只有当申请文件超过100页时会收取超页费。

　　在拟定的修订案中，对于申请文件中权利要求超过20项时将收取超项费（拟定的超项费为每项100加元，小实体减半）。该费用将在两个阶段收取，一是在实审时对于权利要求超过20项的收取超项费，二是在授权阶段，对于在审查阶段已支付的超项费超出的权项须再缴纳超项费。但是，对于减少的权项数申请人无权要求退款。

　　增加超项费也是和美国现行的制度更为接近，然而在美国，申请人可以通过提交分案申请（在加拿大，申请人在没有收到缺乏单一性驳回通知的情况下而主动提交分案申请是存在风险的，将在下述延伸解读中说明）和继续申请（加拿大无此制度）以维持较为合理的权利要求项数，从而避免缴纳超项费。

　　--延伸解读

　　加拿大双重专利制度使分案申请不可靠：在加拿大，即使没有“超期保护”的问题，分案申请也很容易受到双重专利（double patenting）驳回的影响。加拿大没有为申请人提供诸如“到期放弃声明”（terminal disclaimer）的机制来解决双重专利问题。因此，只有当审查员因为缺乏单一性而驳回一件申请，则基于该驳回申请分出的权利要求将不会面临双重专利的风险，但自愿提交的分案申请则不然。由此，申请人会在最初的申请中包含尽可能多的权利要求，而增加超项费无疑增加了申请人的负担。此外，由于存在提交分案申请的风险以及缺乏延续申请的机制，使加拿大申请人需要始终保持案件处于待决状态。而格外严格的再颁制度（reissue）进一步加剧了这个问题。

　　▪附条件的授权通知

　　修正案中还引入了附条件的授权通知的制度。专利局下发的授权通知中将通知申请人其专利申请符合准予条件，但同时必须解决申请文件中的某些小缺陷。这将使申请人能够便捷地解决缺陷问题并支付授权费用以获得授予，而不是通过下发审查意见的方式进行新一轮的审查。

　　▪序列表标准

　　拟议的修改将“PCT 序列表标准”的定义替换为参考实施产权组织标准ST.26，修改后的翻译要求将确保序列表的用语至少是英语或法语中的一种语言。