▶本期案例
【基本案情】
2020年9月,“Honkai Impact 4th GALAXIA”商标第9、41、42类三件美国申请,均被引证第87924692号在先申请“GALAXIA”商标下发驳回,引证商标指定商品包括第26类花边;刺绣等,第41类广播电视节目及现场表演相关的娱乐服务、在线出版电子书和期刊等,第43类酒店服务和第45类法律服务等。
因在先商标尚在申请中,虽然商标申请人可以选择申请搁置以等待引证商标状态确定,但为尽快通过审查,商标申请人委托集佳办理复审争辩。2021年2月,美国审查员接受了复审争辩理由,并核准了申请商标在限定后的商品上初审公告。
【复审方案】
在复审争辩中,我们建议删除了第9类电子出版物相关商品及第41类提供现场表演及娱乐信息等服务,仅保留主营相关的电子游戏软件及计算机外围设备,游戏相关的娱乐服务等,并在前述基础上强调申请商标主营的游戏领域与其他娱乐领域具有较明显的行业区分,在目标群体、销售渠道等方面具有明显的差异。同时,强调申请商标的显著识别文字部分为位于首部的“Honkai Impact 4th”。“Honkai Impact”系列游戏在市场上已获得一定知名度,“4th”为新推出的系列游戏之一,且相同部分“GALAXIA”意为“Honkai Impact”系列游戏中的“银河”要素,具有描述性,而非主要识别部分,在第9、41、42类亦有多件包含“GALAXIA”的商标注册,应给与弱保护。综合以上,双方商标共存于市场不会产生混淆误认。
▶律师点评
本案中申请商标与引证商标存在完整包含关系,且指定的商品/服务关联度较高。在完整包含商标的近似比对中,可通过强调其他部分的强显著性,弱化完整包含相同部分的显著性,以争辩标识不会产生混淆性近似。
同时美国商标审查中对商品/服务是否类似的划分较为细致,会综合考虑双方指定商品在商品功能、用途、销售途径和目标群体,以及服务的对象、目的等方面的差异,以及商标所有人是否可能同时经营相关的产品及服务。因此,本案通过删除和限定商品,强调商品/服务的行业区分,最终在保留商标申请人主营商品的情况下成功克服驳回,具有一定借鉴意义。