文/北京集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦 苏莹

　　【系列导读语】

　　2021年11月，中国国家知识产权局制定了新一版的《商标审查审理指南》，自该指南于2022年1月1日施行以来，已经成为商标审查员和代理人的重要工具，很大程度上方便了审理各环节法律适用统一和标准执行一致，受到从业人员的普遍欢迎。受此启发，为方便中国企业及出口商标代理人更好的了解作为中国第一大贸易国——美国的商标审查制度，“集佳”现推出《美国商标审查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解读系列。希望通过我们对该指南详细的介绍、中美制度的对比，让中国企业和商标代理人更加全面深入的了解美国商标申请注册保护制度。

　　美国《商标法》第2（c）条规定，包含特定的在世个人或已故美国总统的姓名、肖像或签名的商标，在未经其书面同意，或未经已故美国总统的在世遗孀的书面同意的情况下，将不予核准注册。《美国商标审查审理指南》（以下简称“《审查指南》”）第1206条针对上述驳回的适用（以下简称“基于商标包含特定个人的姓名、肖像或签名的驳回”）做了详细的审查指导。本文将围绕第1206条，解读分析上述驳回的具体审查标准和常见的克服方案，以期为中国企业提供指引。

　　一、基于商标包含特定个人的姓名、肖像或签名的驳回概述

　　美国该条驳回理由在《商标法》中，与在先商标混淆误认条款和缺乏显著性条款等其他驳回理由条款并列在第2条中，为实践中常见的驳回理由之一。其立法旨意在于保护在世个人在其人格身份中所享有的隐私权和公开权（the right of privacy and publicity），同时保护消费者免受因商家盗用个人姓名、肖像或其他个人身份标记，而导致对商品/服务来源的欺骗。因此存在前述情况的商标不得在主簿核准注册，亦无法通过副簿获得注册保护。

　　该条款并不保护已故个人的姓名、肖像或签名，但美国已故总统除外。

　　二、基于商标包含特定个人的姓名、肖像或签名的驳回审查标准

　　（一）“姓名”的范围

　　在适用美国《商标法》第2（c）条时，“姓名”包括特定个人的全名，亦包括名字、姓氏、简称、化名、艺名、昵称或头衔等。如“ （TRUMP-IT MY PACKAGE OPENER MAKE OPENING PACKAGES GREAT and design）”，因包含“Donald Trump（美国前总统唐纳德•特朗普）”的姓氏“Trump（特朗普）”，且展示了他著名的发型，其中的标语“MAKE OPENING PACKAGES GREAT”甚至与特朗普的竞选口号“Make America Great Again”十分相似，鉴于美国前总统特朗普具有相当的知名度，会使公众理所当然地认为申请商品/服务与特朗普存在关联。因此，在未经其书面同意的情况下，该商标将不予核准注册【1】。

　　值得注意的是，若商标中仅包含“姓氏”，审查员亦可能援引美国《商标法》第2(e)条的相关规定，认为商标仅为个人姓氏（primarily merely a surname），故缺乏显著特征而下发驳回。与本文围绕第1206条探讨的商标包含姓名、肖像或签名的驳回有所不同的是，商标基于仅为个人姓氏而被认为缺乏显著性，其立法旨意在于姓氏不应被任何人在商业活动中专用，而阻碍其他相同姓氏的个人进行正常的商业活动。除非商标申请人可以证明经过长期大量的实际使用，自己的姓氏商标已产生了第二含义，即商标通过实际使用而获得了显著性，消费者可以据此识别商品或服务的来源，则该姓氏商标方可在主簿上获得核准注册，如“McDonald's（麦当劳）”商标【2】。

　　（二）与商品或服务的关联性

　　审查员是否需因该条款对申请商标下发驳回，以要求申请人获得权利人签署的书面同意书，主要取决于公众是否会将该商标识别为指向特定的在世个人。仅当商标中所指向的特定个人，将被消费者认为与该商标所使用的商品或服务相关联时，即（1）该特定的在世个人具有相当的知名度，使公众会理所当然地认为该特定个人与申请商品/服务存在关联；或（2）该特定的在世个人与该商标使用领域存在公开关联（publicly connected）；该条款才会被援引适用。其中，公开关联（publicly connected）是指该特定的在世个人以某种重要的方式（in some significant manner）与申请人相关联，或与所涉商品或服务实际关联，或在所涉商品或服务的相关领域被公众所熟知，由此导致相关公众认为该商标指向了特定个人。

　　如“PRINCE CHARLES”商标申请在“新鲜和熟肉”商品上，因英国王室查尔斯王子具有相当高的知名度，公众将理所当然地认为英国王室查尔斯王子与所指定的商品相关，因此，在未获得查尔斯王子签署的书面同意书的情况下，该商标将被拒绝注册【3】。再如商标中包含“BO”，且该商标用于运动球类领域，因“BO”为知名运动员“Bo Jackson”的昵称，故相关公众会认为该商标所使用的运动球类领域与知名运动员“Bo Jackson”存在公开关联，因此，在未获得“Bo Jackson”签署的书面同意书的情况下，该商标将被拒绝注册【4】。

　　当然，美国《商标法》第2（c）条并非是要保护每个人的姓名不被注册为与其姓名相似或相同的商标。相反，该条款仅旨在保护那些有正当理由可能因他人使用其姓名作为商标而遭受损害的个人。换言之，任何由名字和姓氏组成的商标实际上很有可能均指代一个特定在世个人。但是，若没有其他因素可以确定该特定个人的姓名与商品上使用的商标相关，那么这种巧合本身并不被认为会对该个人造成损害。如“NEIL MARTIN”商标申请在“男式衬衫”商品上，鉴于“NEIL MARTIN”（欧美音乐人）知名度仅限于其所在的音乐圈，而并非被公众普遍知晓，且“NEIL MARTIN”本人亦未与服装行业有公开关联，因此该商标可被准予注册【5】。另外，即使有重名的情况，但当某特定个人满足上述与商品或服务具有关联性的条件时，美国审查员亦会要求商标申请人获取该特定个人的同意书。

　　此外，审查员在对美国商标申请进行审查时，无需证明商标中包含的姓名指代的特定在世个人与所申请类别中所有商品或服务存在公开关联，而只需证明该特定的在世个人至少与该类别的部分商品或服务存在公开关联，就足以基于该条款下发驳回。

　　三、基于商标包含特定个人的姓名、肖像或签名的驳回常见克服方案

　　当商标基于包含姓名、肖像或签名被审查员下发驳回时，主要有以下克服方案：

　　（1）说明商标不指代特定在世个人：如商标中包含的名称并非指代特定的在世个人的姓名、肖像或签名，一般情况下，在复审中，申请人直接向审查员澄清商标中包含的姓名、肖像或签名并非指代特定的在世个人即可。如“JOEONE”商标，审查员下发审查意见，要求申请人澄清商标中“JOEONE”是否指代特定的在世个人。因该申请商标“JOEONE”并非指代特定的在世个人，则通过直接向审查员说明商标“JOEONE”并非指代特定的在世个人，即可克服驳回。

　　（2）提交签署的同意书：如商标的确包含了特定的在世个人的姓名、肖像或签名的，在复审中，申请人可提交该特定的在世个人签署的书面同意书。一般而言，同意书中需明确同意商标的申请注册，而不仅是同意作为商标使用，且需该特定个人书面亲笔签署，并向官方提交扫描件。默许的同意仅有当可从该个人的行为中合理推断出其同意将其姓名、肖像或签名作为商标使用和注册时，方被认可，如在“收购”协议条款中，该个人明确承诺放弃以其姓名、肖像或签名申请的某商标的所有权等。

　　若指代的在世个人为未成年人的，那么同意书需由谁签字取决于美国各州的法律。如该未成年人能够在其所居住的州有效地履行法律义务，并且能够起诉或被诉，那么该未成年人可以签署书面同意书。否则，该同意书应由其父母或合法监护人签署，并清楚列明签字人作为父母或合法监护人的身份。

　　此外，在以下两种情况下，申请人无需另行提供书面同意书：（a）如商标中包含的姓名或肖像指代某个特定在世个人，而该在世个人同时也是该件美国商标申请的签字人，则可以合理推定该特定在世个人同意将其姓名或肖像作为商标注册。（b）如商标申请人先后提交了两件包含姓名的商标申请，在先商标在已提交书面同意书的情况下已经注册，则对于指定商品/服务相同或包含于在先商标的在后申请，无需提交新的同意书。

　　（3）提交争辩：如商标的确包含了特定的在世个人的姓名、肖像或签名的，且申请人较难获取前述特定在世个人的同意书的情况下，可视案件的具体情况提交争辩意见。可尝试争辩该特定个人的知名度不足以使公众会理所当然地认为与申请商品/服务存在关联，或该特定的在世个人与该商标指定的某些商品/服务并不存在公开关联等。

　　四、结语

　　在中国的商标审查实践中，姓名权的保护主要通过《商标法》第三十二条前半段，即“不得损害他人现有的在先权利”进行规制，个别情况亦会援引第十条第一款第（七）项“欺骗性”，或第十条第一款第（八）项“不良影响”等条款，不予核准注册。上述美国《商标法》中第2（c）条的立法目的和具体适用与中国商标法第三十二条较为接近，均要求保护的特定主体具有一定的知名度，或与指定商品/服务具有稳定的对应关系，以达到可能对他人的在先姓名权等人身权益造成损害的程度。中国商标申请人可在参照中国商标法第三十二条的理解和适用基础上，结合美国的审查指南，从而在申请中更好地规避基于上述条款的驳回风险，或采取相应的解决方案。

　　参考文献

　　【1】参见：In reADCO Indus.-Techs.，L.P.，2020 USPQ2d 53786，at *8 (TTAB 2020)

　　【2】参见：In re McDonald’s Corp.，230 USPQ 304，306 (TTAB 1986).

　　【3】参见：In re Steak，Ale Rests.of Am.，Inc.，185 USPQ at 447

　　【4】参见：In re Sauer，27 USPQ2d 1073，1074-75

　　【5】参见：Martin，206 USPQ at 933