文/北京集佳知识产权代理有限公司 田慧

　　《中华人民共和国商标法》第十条第二款规定“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”本条款明确了使用外国地名作为商标的限制，公众知晓的外国地名不得作为商标。我国公众不熟知的外国地名,则不在禁止之列。从立法目的来看，其一，以地名作为商标本身缺乏显著性或显著性较弱,不利于消费者区分商品和服务的来源,容易造成混乱；其二，任何主体或个人不能独占地名，禁止将地名作为商标注册和使用，维护了社会公共利益；其三，禁止将地名作为商标注册适用，避免令相关消费者对商品或服务的来源产生误认（从这方面来讲，该条款与《商标法》第十条第一款第七项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认的标志不得作为商标使用”存在竞合，因此实践中也有同时适用两个条款驳回商标注册申请的情形）。

　　本条中的“公众知晓的外国地名”,是指我国公众知晓的我国以外的其他国家或地区的地名。地名包括全称、简称、外文名称和通用的中文译名,如“东京”、“纽约”、“巴黎”、“伦敦”等。而不为公众知晓的外国地名，则不在此禁用范围之内。如第27041205号“YAKUT”商标驳回复审一案【1】中，北京市高级人民法院认定：诉争商标“YAKUT”的中文汉语译意为“雅库特人或雅库特语”，而属于俄罗斯联邦行政区域地理名称的“萨哈（雅库特）共和国”中的“雅库特”，英语译文为“YAKUTIYA”，故作为诉争商标标志的“YAKUT”并非中国公众知晓的外国地名，因此诉争商标“YAKUT”未构成2013年《商标法》第十条第二款规定的情形。

　　同时，该条款也规定了例外情形：一是地名具有其他含义，且其他含义更易于被一般公众所接受和熟知；二是地名作为集体商标、证明商标组成部分；三是已经注册使用地名的商标继续有效。以下仅就第一种例外情形“地名具有其他含义”进行简单分析。

　　本条中的“地名具有其他含义”，是指地名作为词汇具有确定含义且该含义强于作为地名的含义，不会误导公众的。如第1444667号“JAVADAY”商标驳回复审案件【2】中，北京知识产权法院认为：诉争商标为文字商标“JAVADAY”，其中“JAVA”作为一种计算机编程语言，经过原告长期的宣传和使用在IT行业中已经具有很高的知名度，在相关领域内与原告形成了稳定的对应关系。相关公众提及“JAVA”时，并不会将其与“爪哇”相联系。此外，诉争商标由“JAVA”和“DAY”两部分构成，整体上具有区别于地名的其他含义，能够起到识别服务来源的作用。

　　“地名具有其他含义”既包括标志本身固有含义之外具有其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。第7966421号“米兰”商标无效宣告案件中【3】，北京市高级人民法院首先明确，虽然“米兰”为花卉名称，但是其作为意大利城市名称的含义更为我国公众所熟知。《商标法》第十条第二款所规定的“地名具有其他含义”知悉程度不应明显低于公众对其地名本身含义的认知，在案证据尚不足以证明诉争商标本身固有含义符合上述规定的情形。然而，二审法院依据当事人所提交的证据，综合考虑“米兰”商标使用宣传在婚纱摄影等相关服务上的事实情况、在多起民事诉讼和行政裁决中受保护的记录等多种因素，认定诉争商标的注册申请主观意图上不具有攀附意大利米兰城市的恶意，在案证据亦未证明其在实际使用中具有攀附意图，进而认定诉争商标在其核定使用的“摄影报道；摄影；微缩摄影；录像带录制；录像带制作；舞台布景出租；节目制作；数字成像服务”上经过使用宣传，已经能够为我国公众认知与米兰婚纱摄影公司形成稳定对应关系，进而获得了地名以外的“第二含义”，不会导致认为上述服务来源于意大利米兰城市或存在特定联系。然而，在案证据并未涉及诉争商标核定使用的“翻译；摄影机出租”服务，故在上述二项服务上并未获得地名以外的“第二含义”。

　　此外，《商标审查审理指南》中也规定了另外一种例外情形，即商标所含地名与其他具备显著特征的要素相互独立，地名仅起真实表示申请人所在地的作用。同时，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条规定，如果诉争商标是由地名和其他要素组合而成，如果可以从整体上实现与地名的区分，即不应被认定为违反了《商标法》第十条第二款的规定。显然，通过增加其他构成要素等方式，一方面商标获得了应有的显著性，另一方面相关公众在看到此类商标时，不再因此而产生地理位置上的联想，也不会影响其他社会公众使用地名的表达自由。基于此，如果诉争商标是由地名与其他构成要素组成，即不能当然地以其中包含地名为由，直接援引《商标法》第十条第二款规定予以驳回，而仍需根据司法解释的规定，判断诉争商标是否已经在整体上形成了区别于地名的含义。

　　但通过检索可以发现，此类商标有未遇到《商标法》第十条第二款驳回而顺利注册的，如第42227947号“KILIAN PARIS”、第63379470号“MAXIM’S DE PARIS”、第58310925号“CARLTON LONDON”、第44015167 号“BABY LONDON”等商标；有驳回后经复审取得注册的，如第52423429号“”【4】（申请商标中“LONDON”真实表示申请人所在地，“111 SKIN HARLEY ST. LONDON”作为整体，未构成《中华人民共和国商标法》第十条第二款所指情形）、第33371956号“FREED OF LONDON”【5】（申请商标中虽包含公众知晓的外国地名“LONDON”，但其仅起到了真实表示申请人所在地的作用）、第30190705号“SIMPSON LONDON”【6】（申请商标由字母“Simpson London”构成，商标整体已不同于外国地名“London”，且“London”仅起表示真实所在地的作用，未构成《商标法》第十条第二款所指的情形）等商标；也有驳回复审甚至诉讼依旧驳回其注册申请的，如第69005941号“”【7】（申请商标所包含的“TOKYO”(可译为“东京”)为公众知晓的外国地名，用作商标违反《商标法》第十条第二款的规定）、第G1476316号“HERSTUDIOLONDON”商标 【8】（诉争商标为“HERSTUDIOLONDON”，其中“LONDON”译文为公众熟知的英国首都“伦敦”，其商标整体未形成区别于地名的其他含义，因此，将其作为商标标识申请注册在指定的商品上，已经违反了商标法第十条第二款之规定）。

　　通过现有案例来看，国知局在针对包含地名的商标审查方面趋于严格，即便是符合《商标审查审理指南》所述的例外情形或符合《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条相关规定的，仍有很大驳回风险。这种情况下，申请人在申请注册时应尽量避免申请包含地名的商标，如确有必要，也要做好复审的准备，同时通过提交使用证据以证明商标经过使用已形成可与地名相区分的含义。

　　注释

　　【1】（2020）京行终6595号行政判决书

　　【2】（2020）京73行初14453号行政判决书

　　【3】北京市高级人民法院（2021）京行终6471号行政判决书

　　【4】商评字[2021]第0000363426号驳回复审决定

　　【5】商评字[2020]第0000141856号驳回复审决定

　　【6】商评字[2019]第0000096080号驳回复审决定

　　【7】商评字[2023]第0000352189号驳回复审决定

　　【8】（2020）京73行初14281号行政判决书