文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩小凡

　　在答复审查意见时，经常遇到一种棘手的状况，即对比文件是申请人自己的在先专利申请。事实上，查看检索记录可以发现，审查员常常以申请人和发明人信息作为关键词进行检索，这不失为一种找到相关对比文件的捷径，毕竟同一申请人的技术往往一脉相承，案件相似度高，但同时也导致争辩难度更大。其中，对于美国申请，由于新颖性宽限期规定比大多数国家都要宽松，其期限为一年，而且对公开形式没有特殊要求，可以考虑利用新颖性宽限期来排除同一申请人的对比文件。

　　事实上，这种由同一申请人触发的新颖性宽限期仅仅是美国专利法规定的多种例外情况之一。在聚焦于新颖性宽限期之前，本文首先来梳理一下这些例外情况。

　　一、法条梳理

　　35 U.S.C. 102(a)规定了可以用来破坏新颖性的对比文件，包括下面两类：

　　(a)(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

　　(a)(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

　　需要注意的是，这两条有交集，属于“or”的关系。(a)(2)条限制对比文件为美国申请（包括指定美国的PCT申请），其有效申请日早于本申请的有效申请日，并且有本申请发明人以外的发明人。符合(a)(2)条的对比文件有两种情况：如果其公开日也早于本申请的有效申请日，那么它自然也会落在(a)(1)条中；或者，其公开日不早于本申请有效申请日，类似于抵触申请，不能同时适用于(a)(1)条。

　　接着，35 U.S.C. 102(b)规定了可以排除对比文件的情况：

　　(b)(1)针对符合102(a)(1)的公开，并且其公开在本申请的有效申请日前一年以内，有以下两种情况可以排除对比文件：

　　(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

　　(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

　　需要注意的是，这两条也属于“or”的关系，只要满足其中一条即可排除当前的对比文件，但这并不代表万事大吉。例如，如果对比文件由其他人在宽限期内公开，并且能够找到发明人更早的公开，那么自然可以利用(B)条排除这个对比文件；然而，如果发明人的公开早于一年宽限期，它就无法落在(A)条中，因此可以作为新的对比文件来评价新颖性。

　　(b)(2)针对符合102(a)(2)的公开，有以下三种情况可以排除对比文件：

　　(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

　　(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

　　(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

　　同理，这三条也属于“or”的关系。针对(b)(2)条，35 U.S.C. 102(c)和102(d)还分别规定了合作研究情形下如何适用(b)(2)(C)，以及如何判定符合(a)(2)条的对比文件的有效申请日，在此不再引述。

　　审查中，MPEP要求审查员在适用(a)(1)和(a)(2)条驳回时，检查对比文件是否属于(b)(1)和(b)(2)条的例外情况，如果属于，审查员将自动将其排除。相反，如果对比文件的公开时间早于宽限期，那么它一定会落入(a)(1)条，并且无法通过(b)(1)条排除，这时它是否落入(a)(2)条都不影响结果，审查员无需再依据(a)(2)条驳回，申请人也没有机会要求排除对比文件。

　　其他情况下，审查员无法判断是否适用102(b)，将会使用该对比文件下发OA，等申请人答复时再提出可以排除的证据。对于仅满足(a)(1)或(a)(2)条的对比文件，只考虑对应的(b)(1)或(b)(2)条即可。对于同时符合(a)(1)和(a)(2)条的对比文件，审查员必须同时依据(a)(1)和(a)(2)条驳回，申请人也必须同时使用(b)(1)和(b)(2)条来排除，当然，适用(b)(1)(A)也一定适用(b)(2)(A)，而适用(b)(2)(B)也一定适用(b)(1)(B)，如果只依据(b)(1)(A)答复，审查员应当同时撤回(a)(1)和(a)(2)驳回。

　　受限于篇幅，笔者无法讨论所有情况，以下仅针对本文开头引入的，由同一申请人的在先申请破坏其在后申请的情况进行分析，即适用于102(b)(1)(A)。当然，虽然本文仅讨论对比文件是专利申请的情况，但判断方式也适用于其他类型的对比文件。

　　二、答复方法

　　要判断是否能用新颖性宽限期来排除对比文件，关键在于时间点和发明人的比较。

　　1、看时间

　　（1）对比文件的公开日（参见MPEP 2152.02）

　　对比文件的公开日比较好判断，是它为公众所知的日期。例如，专利申请的公开日、授权日（如果在授权日公开），出版物发表日，公开使用的日期，销售日等等。

　　需要注意的是，对比文件的同族申请中，可能存在更早的公开，并不是排除当前文件就能高枕无忧的。

　　（2）本申请的有效申请日（参见MPEP 2152.01）

　　有效申请日的定义是以下两个时间中更早的一个：

　　(1)the actual filing date of the patent or the application for the patent containing the claimed invention; or

　　(2)the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority or the benefit of an earlier filing date under 35 U.S.C. 119, 120, 121, 365, or 386. See 35 U.S.C. 100(i)(1).

　　具体而言，包括以下几种情况：

　　（A）对于继续案（CA）、分案（DA），是母案的申请日或优先权日（如果有）；

　　（B）对于部分延续案（CIP），对于落入母案公开范围的部分，是母案的申请日或优先权日（如果有），对于新增部分，是CIP案申请日；

　　（C）如果要求了临时申请的优先权，是临时申请的申请日；

　　（D）如果要求了外国优先权，例如通过巴黎公约或PCT进美国，是优先权日；

　　（E）如果不属于以上情况，则对于在美国直接提出的申请，是实际申请日，对于没有要求优先权的PCT进美国申请，是国际申请日。

　　对于内外申请，我们容易遇到的情况是（D），但需要注意，由于优先权往往是以中文公布，审查员为了核实优先权是否成立，以至于优先权日可以作为有效申请日，可能会要求申请人提供优先权英译文；或者指出无法核实优先权，将按照情况（E）确定有效申请日，这会推后新颖性宽限期，不利于排除对比文件。

　　2、看发明人

　　（1）发明人完全相同，或者在先申请的发明人（A、B）是在后申请的发明人（A、B、C）的其中一部分

　　这种情况明显是符合新颖性宽限期的，审查员往往在检索时就已经将这样的对比文件排除，但也有可能由于疏忽，仍然将其用作对比文件。此时，只需要在答复稿中指出这一点即可。

　　（2）在先申请的发明人（A、B、C）包含且多于在后申请的发明人（A、B），或者在先申请的发明人（A、B、C）与在后申请的发明人（A、B、D）有重合但不互相包含

　　这种情况下，审查员不能确定在先申请是否符合新颖性宽限期，可能将其用作对比文件。而我们若想利用新颖性宽限期答复，可以签署宣誓书来声明：在先申请与本申请相关的部分，即审查员认为破坏了本申请新创性的部分，是由发明人A、B发明的，与C无关。这说明，在先申请相关部分的公开是由本申请的发明人A、B完成的，自然符合新颖性宽限期的要求。当然，声称在先申请的相关部分是由A或B其中一人发明的也可以。（参见MPEP 2155）

　　3、宣誓书

　　在具体实践中，签署宣誓书的不确定性较高。美国法律并没有规定这种情况下必须由谁来签署宣誓书，也没有许诺谁签署后就一定能成功排除对比文件。理论上，任何一个人，哪怕不是当事人，只要声称自己知道在先申请的相关部分是由A、B发明的，与C无关，就可以签署宣誓书。但是，这样的宣誓书是否能被认可和接受，则取决于审查员。可以想见，如果A、B、C共同签署宣誓书，那么说服力较强。如果仅由A、B签署，也有一定说服力。然而，有时在先申请的发明人很多，有些发明人可能已经离职，让所有发明人都签字是不现实的，这就需要评估客户是否能签署一份有说服力的宣誓书。

　　而对于宣誓书的具体内容，一般来说，可以声明在先申请的相关部分是由A、B发明的。另外，如果能够说明C为什么没有对此做出贡献，例如C是在A、B的指导下工作，或者C的贡献在于在先申请的其他部分，则会更有说服力。也要注意的是，不建议说明C没有对在先申请做出贡献，否则无法解释为什么C被列为在先申请的发明人。

　　还有一个关键因素在于，客户是否愿意签署宣誓书。可以想见，A、B作出了对C不利的证言，并且这份宣誓书会在USPTO官网上公开，这可能会给客户的职场关系，以及发明人的职业发展带来隐患。尽管提供更多信息和方案是我们作为代理人的职责，但也需理解客户的顾虑，做好心理预期，并在关键时刻利用好宣誓书签署者和声明内容的灵活性。

　　总之，新颖性宽限期不仅仅是鼓励申请人分享成果，或者是便于申请人在错过优先权期限后一段时间内还能进入美国，还可以用于排除申请人的在先申请破坏在后申请新创性的可能。不过，考虑到美国新颖性宽限期只有一年，还是建议申请人在进行专利布局时就避免在后申请落入在先申请记载范围的情况，也要避免在先申请记载了没有保护的内容，触发捐献原则。而对于代理人来说，在答复美国审查意见时，要留意检查对比文件是否落入新颖性宽限期，以便形成有力的答复理由。