浅谈改劣特征的存在形态

2007-12-05
文/北京集佳知识产权代理有限公司 逯长明

在诸多专利侵权行为中，有一种行为是通过独立专利权利要求中必要技术特征的非本质改变，即改劣实现的。特征改劣形成的改劣特征，指由于侵权的目的而刻意省略或变造权利要求中必要技术特征而产生的变形特征。侵权人为了逃避侵权，可能会以特征改劣的手段省略、变造被侵专利权利要求中的至少一个必要技术特征，使侵权产品拥有的技术特征与专利权利要求包含的技术特征在形式上不相同，尽管这种行为不能引发技术方案的实质性变化或功能/效果的提升，但却容易达到侵权而又不受惩罚的目的。实践中，确实存在一些包括“改劣”特征的技术方案本身完全不同于专利技术的情况，然而，由于涉及改劣特征的技术方案会有多种表现形式，真正的侵权人会利用这些表现形式的多样性作不侵权抗辩，而且，这些不同的表现形式还会影响被控侵权产品是否侵权的判断，因此，讨论改劣特征的存在形态，对于判断是否存在改劣行为导致的侵权有参考作用。

第一种改劣特征的存在形态为省略形态，由专利权利要求中至少一个必要技术特征的省略而形成。这是改劣特征的最简形态。实践中，专利技术特征的省略或变造可能难以逃脱侵权的指控，也可能孕育一个新的发明创造，区分侵权还是新发明的关键，要看被控侵权产品与专利权利要求限定的技术方案对要解决技术问题的影响和产生的效果。按照北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第41条的规定，对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案，而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的，应当适用等同原则认定构成侵犯专利权。

可见，第一，一项省略权利要求中必要技术特征的发明，是侵权，还是新的发明，与专利文件的记载有直接的关系。如果专利文件的撰写恰当，使权利要求1所描述的技术方案确实记载了必要技术特征，那么，无论这些特征是起完整作用的公知特征（前述部分的特征），还是对技术方案的新功能或效果起作用的区别特征，都会在说明书中得到详细、完整的说明，以及对功能、效果贡献的说明，或者对所要解决的技术问题贡献的说明。由于认定一项技术方案是否属于省略侵权，需要结合专利说明书对所省略技术特征的说明，看这一技术特征在该发明中到底起什么作用。只有当专利说明书中对这一技术特征的描述与专利技术方案所要解决的技术问题有关时，才有可能被认定是省略侵权。这时，说明书的撰写水平对侵权判定就有直接的影响。如果撰写失误，即说明书的记载不恰当或不到位，尤其是有关区别特征的记载有缺陷，例如，专利权利要求1中记载了非必要技术特征，就会不利于权利人。

第二，必要技术特征的省略通常会引起被控侵权技术方案的改变，这种改变使对省略侵权的判断变得更复杂，会被侵权人利用作不侵权抗辩。对于一个技术方案来说，必要技术特征的属性是不相同的，以装置技术方案为例，必要技术特征可能是实体特征、实体间关系特征以及限定特征。如果省略了实体特征，实体间原有的联系环节一定会发生变化，因此会导致其它实体间关系特征的改变。如果这种改变使装置的特有功能或效果（由必要技术特征贡献的功能或效果）没有减少或变劣，则实体特征的省略导致了一个新的发明，否则，实体特征的省略就可能意味者侵权。同样，实体间关系特征的省略，也会使实体间原有的联系环节发生变化，这种省略是否侵权，也需要通过装置的特有功能或效果是否变化或变化的趋势判断。限定特征的省略，等于减少或消除了被限定特征的约束，这时，被限定特征的外延可能发生变化，但这种变化是实质性变化还是等同变化，仍然需要考察装置的特有功能或效果是否变化或变化的趋势，进一步通过等同原则判断。

第三，必要技术特征的省略，必然导致功能或效果的减少或降低，否则，省略的就不是必要技术特征，在这种情况下，专利申请文件的撰写质量对判断侵权将起重要作用。

第二种改劣特征的存在形态为等同改变形态，由专利权利要求中至少一个必要技术特征等价变形而形成。在理想状态下，即申请文件，尤其是权利要求的撰写没有失误，通过必要技术特征的省略来达到侵权目的通常很困难，强迫省略必要技术特征，可能导致产品或方法没有意义（如果考虑到这点，则独立要求的特征通常需要在说明书中详细记载，既要对功能、效果有贡献，又要有对概括的特征有足够的支持，等等。）。在这种情况下，将独立权利要求中的必要技术特征采用等价的手段，用其它等效的特征替换，使必要技术特征出现形式上的不同，从而达到不侵权的目的。

利用等同特征实施特征的改劣，通常是利用申请文件的缺陷实现的。任何发明和侵权无不基于或收获于对在先技术的仔细钻研。等同改劣的实施，对于申请文件的下述情形有不同的等同机会：1、权利要求有足够多的实施例支持，保护范围较宽；2、权利要求只有有限个实施例支持，保护范围有限；3、权利要求有1个实施例支持，范围较窄。由于任何改劣特征在具体实施时都需要具体化或实例化，在第1种情形下，改劣特征通常会落入概括的权利要求的保护范围，这是因为专利权利要求中记载的必要技术特征采用的是上位概念特征，而被控侵权物（产品或方法）采用的是相应的下位概念特征时，则被控侵权物（产品或方法）落入专利权的保护范围。 而在第二种情形下，则会出现判断的不确定性，认定是否等同改劣的标准，看等同特征是否落入权利要求的范围，如果落入，与第一种情形相同，否则与第三种情形相同。在第三种情形下，包括等价特征的被控侵权物表面上没有落入权利要求的保护范围。但是，应当考虑下述问题：1、被控侵权物与专利独立权利要求所描述的技术方案整体上是否具有基本相同的技术构思；2、根据公知技术是否容易得到等价特征；3、包括等价特征的被控侵权物的技术效果是否相当于或低于专利技术。上述三个问题如果同时回答“是”，则应当考虑认定等价特征为改劣特征。值得注意的是，还可以考虑等价特征在具体实施时的成本等作为辅助判断标准。在得到上述问题的肯定回答时，意味着得到等价特征不但无需投入创造性的劳动，而且由于等价特征所贡献的技术方案与权利要求所述的技术方案整体上具有相同或相应的技术构思，例如相同或相应的原理，使等价特征更具显而易见性。更进一步，由于等价特征的技术效果没有优于专利技术，使被控侵权物缺乏技术上的贡献而更具“等同”性。因此，考虑上述问题的答案有利于对改劣特征的认定和公平。

一种观点认为，既然权利要求没有能够将等价特征限制在保护范围内，要么是客观事实使然，要么是申请文件撰写失误，无论什么情况，都不应将限制加于被控侵权物。事实上，按照何种标准认定等同，不是理论问题，而是利益平衡问题。由于我国专利制度起步较晚，发展程度和水平还处于较低层次，因此，从鼓励技术创新的原则触发，适当程度的等同认定可能有利于技术的发展和保护。

对于侵权者来说，使改劣特征以等同改变形态存在，最主要的目的是使被控侵权物保持被“改劣”特征的功能和作用，以免被控侵权物功能或效果的降低而失去市场价值，同时又能够逃避由于侵权而承担的风险。

第三种改劣特征的存在形态为等同复杂形态，由专利权利要求中至少一个必要技术特征再附加新的特性，或者将至少一个必要技术特征经等价变形或分解后后再附加新的特性，构成的一个或多个呈现多种功能或效果（有的功能或效果是增加的）的新特征，其中包括权利要求中涉嫌改劣特征对应特征的全部功能和效果。这样，必要技术特征或等价变形后的特征与被控侵权物中其它特征的关系就不仅限于权利要求中记载的相应关系，特征间关系将更复杂，因此大大增加了特征辨析的难度，更容易逃脱侵权指控。

对于处于等同复杂形态的改劣特征的辨析，首先应当以权利要求中的技术特征为基准，找出涉嫌改劣的特征，即找出与权利要求中的完成功能相同而形态不同的特征，然后根据其技术贡献进行判断。由于被控侵权物中的涉嫌的改劣特征与其周边特征的关系更复杂，因此要分析涉嫌改劣特征与权利要求中的对应特征是否完成相同的功能，以及在技术效果上是否相同或相应，如果是，无论该涉嫌改劣特征与被控侵权物中其它另外的、不同于权利要求特征集合中的特征关系如何，以及是否产生新的功能，都可以认定该特征与权利要求特征集合中相应特征组成的集合没有新的技术贡献，该涉嫌改劣特征容易被被认定，尽管其可能独立，或与被控侵权物中其它特征组合产生新的功能。此时的改劣特征可能具有功能或效果的多面性和多种复杂的特征关系，但是，判断其是否改劣特征的关键，在于考察被控侵权物中包括涉嫌改劣特征的与权利要求特征集合相应的特征集合是否作出了新的技术贡献。这时，对于涉嫌改劣特征，仅需考虑与特征集合中其它特征有关系的部分，而无需考虑整体，其余部分可以看作是对原有特征集合的增加，因此，可以认定被控侵权物具有的特征集合完全覆盖了权利要求的特征集合，适用等同原则判定侵权。

实践中，处于等同复杂形态的涉嫌改劣特征通常具有更多的功能和效果，对其的辨析，需要去除对与权利要求特征集合相应的特征集合没有贡献的部分。应当承认，侵权者为逃避侵权指控通常要采用多种手段，通过省略必要技术特征的方式往往会付出较大的代价，既不容易成功，也容易被识别。而保留原有特征不会付出功能或效果的代价，可以保持产品或方法的性能，同时在原有特征基础上使特征复杂化，会导致功能或效果的增加或改变，既不容易被识别，还会由于获得附加的功能或效果而赢得商业上的成功，如果专利申请文件缺少有效的从属权利要求，还会得到申请新专利的机会。另一方面，独立权利要求如果范围过宽，技术方案的功能或效果将很有限，特征的等同复杂形态导致的功能或效果会使改劣特征的辨析变得更困难；如果独立权利范围过窄，又会为真正的技术改进留下更多的机会，从这点来说，申请文件的质量会影响等同改劣特征存在的机会。

之所以使技术特征处于等同复杂形态，唯一的目的就是使人们相信被控侵权物（产品或方法）的技术特征与专利权利要求中对应必要技术特征相比，有一项或者一项以上的技术特征有本质区别，通过使被控侵权物（产品或方法）采用的技术特征在功能、效果明显多于专利独立权利要求中对应的必要技术特征产生的效果，即通过增加的功能或效果代替独立权利要求技术方案导致的功能或效果的优化，使人们相信这种变化具有实质性的改进，而不是显而易见的。

第四种为等同分体复杂形态，由专利权利要求中至少一个必要技术特征分解为两个以上特征后再附加新的特性，或者将至少一个必要技术特征经分解且变形后再附加新的特性，构成的一个或多个呈现多种功能或效果，且包括权利要求中相应特征对应的全部功能和效果。

处于第四种形态的改劣特征比上述第三种形态的改劣特征更具复杂性，但是对其的辨析，仍然需要以权利要求特征集合中的技术特征为基准，找出涉嫌改劣的特征，然后再根据其技术贡献进行判断。实践中，改劣特征存在形态可能更复杂，尽管处于这种状态的特征实际中更难辨析，但是，通过参考权利要求中特征的技术贡献，考察涉嫌改劣特征的技术贡献，即看涉嫌改劣特征或其与权利要求特征集合中的相应特征对应的部分对要解决的技术问题是否有新贡献，可帮助确定该特征是否改劣特征。

通常，考察涉嫌改劣特征是否存在技术上的贡献，要参考申请文件要解决的技术问题，产生的技术效果以及具体方案的记载、说明书对权利要求书的支持程度等方面综合判断，判断时还可以通过产品或方法的功能或效果是否增加，如果与要解决的技术问题有关的功能或效果有增加，还要看增加的部分是否为涉嫌特征所导致，如果是，则不能认定该特征为改劣特征，否则，由于功能或效果的增加由附加特征所导致，此时的处理就要参考所述功能或效果没有增加时的处理方式，即要考察涉嫌改劣特征是否具有显而易见性，如果没有，也不能认定该特征为改劣特征。需要指出，显而易见性的判断除应满足审查指南的要求外，还要参考权利要求中相应特征的概括程度，以及参考涉嫌改劣特征对哪些功能或效果有技术贡献，以及贡献的程度。无论改劣特征以什么样的形态存在，对一个涉嫌侵权的产品或方法来说，被认定的改劣特征的一个基本特性，是不能在相应技术特征集合的范围内，导致被控侵权物功能或效果的提升。

　

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