申请美国商标需要注意的几个问题

2007-03-21
文/北京集佳知识产权代理有限公司 高柯

随着世界政治局面的日趋稳定以及全球经济的迅猛发展，各国间的政治、经济、文化交流越来越多。自从中国加入世界贸易组织，中国企业也越来越多的加入到争夺国际市场的行列中。可是如何保护自己好不容易得到的国际市场，却成了中国企业家们头疼的问题。随着知识产权意识的增强，越来越多的企业家们懂得了用知识产权这把利剑，为自己的产品进军国际市场保驾护航。于是形成了当今商标“国际注册”的热潮。但是，每个国家都有着自己独特的商标法律制度，因此选择在那些国家申请商标注册，如果注册以及如何利用已注册商标保护自己的合法权利，成为了很多人迫切想要了解的问题。这篇文章以美国为例，主要讲述国内企业以及个人到美国申请商标以及维护已注册商标需要注意的几个问题。

一、申请美国商标需要注意的问题

（一）、商标

美国专利商标局对商标的审查十分严格，因此申请人针对不同类型的商标需要注意以下问题:

1、中文商标可以在美国提交申请，但是申请人需要提供构成该商标的每一个中文字的读音以及相应的英文翻译。

2、如果商标是由简单的英文字母组成，并且这些字母没有进行风格化的修饰，为了使商标受保护的范围更广，我们通常会建议申请人提交申请时声明该商标为普通字体（Standard Charaters），即不声明保护任何颜色、大小、字体。这里所说的普通字体，通常指TIMES NEW ROMAR 或ARIAL。

3、商标如果为彩色，需要具体说明每个部分的颜色。值得注意的是，如果商标为灰色，美国专利商标局将认定该商标为彩色商标。

4、必须明确指出该商标是否在相关商业或贸易、地理描述或其他语言上有特殊含义。

另外，美国专利商标局对提供的商标图样的要求也非常严格。商标图样必须清晰，不能有任何模糊感。由于美国商标申请大多采用电子提交的方式，因此，申请人需要提供图片格式的商标图样（如：jpg格式），美国专利商标局对图片格式的像素也有要求，不能小于250像素大于944像素。

（二）、商品/服务项目的选择

虽然美国不限制提交申请的商品/服务的个数，但是由于美国主张“使用”原则，因此申请人在选择商品/服务时一定要限定为确实在生产销售的商品或者提供的服务，切不可认为提交的商品越多，商标保护的范围就越广，从而选择一些根本没有在生产销售或提供的服务。这样做很可能会导致整个商标被撤销。

另外，美国虽然遵循国际尼斯分类，但是其商品服务项目往往比尼斯分类中的商品服务项目要求更加细化。比如，商品“计算机周边设备”是尼斯分类中规范的商品项目，但是该项商品在美国不能被接受，原因就在于商品“计算机周边设备”的范围太宽泛，不具体。如果要想被美国专利商标局接受，必须细化到“键盘、鼠标、调制解调器、扫描仪、打印机等等”。我们建议申请人在选择准备申请的商品/服务时，可以提供该商品/服务在行业内的通用名称，而不必刻板的按照中国商标局出版的《类似商品和服务区分表》提供的商品/服务名称来进行选择。

（三）美国商标的申请基础

申请美国商标，只能基于三种基础。也就是所，只有满足了三种基础中的一种才能申请美国商标。

1、以实际使用（Actual Use）为基础提交申请

实际使用是指商标在申请之日起前已经在美国使用。“使用”主要是指标有该商标的产品已经在美国市场上销售或者在美国媒体上做了宣传广告。同时值得注意的是，使用是指申请指定的所有商品/服务都有使用，而不是指部分使用。

如果以实际使用为基础提交美国申请，申请人需要请提供商标使用证据（即每个类别至少提供一张标有商标的产品照片），以及在美国和在世界其他国家首次使用的日期（需精确到年月）

2、以意图使用(Intend-to-Use)为基础提交申请

意图使用是指虽然商标在提交申请时尚未在美国使用，但是申请人真诚地（Bona Fide）计划即将在美国使用该商标。根据美国商标法第一条（d）第1款的规定，以意图使用为基础提交的商标申请，待该商标通过审查后，自下发核准通知书（Notice of Acceptance）之日起三年内，必须提交商标在美国使用的声明。否则，该商标申请将被撤销。

3、以国内注册（Home Registration）为基础提交申请

以该国内注册为基础提交美国申请，需要注意以下几点：第一、获得国内注册的商标必须与打算在美国申请注册的商标一模一样，不能有任何细微的改动；第二、国内注册证上指定的商品/服务的范围必须大于拟在美国申请保护的商品/服务范围；第三、申请人名称地址必须保持一致。

我们注意到，很多有中国企业或个人申请的美国商标注册都是以实际使用为基础提交的。但是，实际上只有很少的一部分商标真正在美国使用，绝大部分的申请人都只是出于为以后进入美国市场做好铺垫的考虑。因此，只要任何第三方就注册中的一项商品并没有在美国使用提出有力证据，并且被美国上诉审判委员会（TTAB）接受，则该注册将很有可能被整个撤销，而不是删除没有使用的部分商品。

二、 商标在美国注册后需要注意的问题

1、提交商标继续使用的声明

美国商标法第八条（b）指出，以本法第十二条（c）规定予以公告的注册商标，注册人应于注册后第六年届满前一年内（即商标注册后的第五年到第六年间）向美国专利商标局提交使用声明，声明该商标在商业中继续使用在指定商品/服务上，或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事由，并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。否则，在自注册公布之日起第六年届满时，美国专利商标局将撤销该商标注册。

在实践中，我们不难发现很多注册人都没有注意或重视此项规定，认为只需要等10年有效期届满前进行续展就可以维持该商标的有效性。因此造成了一大批美国已注册商标因没有及时提交继续使用证明而被撤销。

2、无可争辩性（Incontestability）的权利

美国商标法规定，如果商标注册人自商标注册之日起连续五年在美国使用其注册商标，则注册人通过申请可以获得无可争辩性的权利。一项无可争辩性的注册可以构成注册人拥有在贸易中使用其商标的独占权的确凿证据。而且任何第三方再也不能以该商标缺乏显著性为理由，而要求美国上诉审判委员会撤销该商标注册。

对于真正有在美国销售其产品的注册人来说，此项规定十分有意义。然而在实践中却很少有人很好的利用了该项权利来保护自己的注册商标和捍卫自己的权利。

3、续展

美国注册商标的有效期为10年，从注册之日起计算。自有效期届满之日前六个月内，商标所有人可以向美国专利商标局提交续展申请。

与其他国家不同的是，注册商标所有人提交续展申请的同时，还仍然需要提交使用声明，声明该商标在商业中继续使用在指定商品/服务上，或声明注册人未使用该商标是基于其他特别事由，并且这种未使用并没有放弃该商标的意思。否则，美国专利商标局将撤销该商标注册。

美国商标申请注册程序相对复杂，对于准备在美国申请商标的中国企业或个人，在提交申请前需要仔细检查准备申请的商标、选择符合规范的商品/服务以及采用适合的提交基础，只有这样才能尽可能的避免商标审查中下发审查意见，确保商标的顺利注册；已经申请美国商标或者已获得美国注册商标的中国企业或个人需要重视并及时关注自己商标的最新状态，避免商标因疏忽而被撤销。

　

相关关键词