文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 常妮妮

　　申请人塞雷斯科股份公司于2020年5月15日申请了第46325494号“ ”商标（提交了申请说明：申请商标是三维标志，瓶底含有文字“MASGLO”。申请商标的立体瓶形作为指甲油的容器使用。申请商标指定颜色），指定使用在第3类“指甲油；指甲装饰用贴纸”等商品上。国家知识产权局经审查，下发了《商标注册申请审查意见通知书》：根据《商标法》第十一条第一款第（3）项、第十二条、第三十条、《商标法实施条例》第二十一条的规定，认为该商标注册申请内容需要说明或者修正，理由如下：该标志立体图形部分作为商标使用在指定商品上，整体缺乏显著特征，不得作为商标注册。兹请塞雷斯科股份公司对该标志中的三维标志部分放弃专用权。

　　应上述审查意见通知书要求，申请人对该标志中的三维标志部分放弃专用权，恳请国知局审查后依法核准申请人的注册申请。

　　但是，约6个月后，国知局又下发了驳回通知：经审查，根据《商标法》第十一条第一款第（3）项、第三十条的规定，决定驳回上述商标注册申请，理由如下：该标志作为商标使用在指定商品上，缺乏显著特征，不得作为商标注册。

　　因申请人依据国知局的要求，已在答复审查意见时对该标志中的三维标志部分放弃了专用权，但是驳回通知中又以同样的理由驳回了该商标。我们认为国知局在审查意见通知书和驳回通知中以同一理由（即商标缺乏显著性）驳回该商标不够合理。此外，考虑到该商标仍包含文字“MASGLO”，具有较强的显著性，符合商标注册的要求，该商标依法应予以核准注册。因此，我们建议申请人尝试提起驳回复审。但申请人因考虑到克服该绝对理由的几率不太乐观，放弃了该商标。

　　从上述案例来看，申请人基于国知局的要求放弃了三维标志部分专用权，但审查员在驳回中依然以该标志缺乏显著性而驳回，并未考虑该商标所包含的文字部分。有基于此，我们不妨来浅谈一下申请商标放弃部分专用权的理解。

　　在商标申请中，申请人可以在申请书的“商标说明”一栏中对商标图样中需要放弃专用权的部分做出声明。国知局及法院在审理案件时，会对放弃专用权的情况予以酌情考虑。但是，并非简单声明放弃商标中部分文字/图形的专用权，就可以在商标申请注册程序中一劳永逸。不妨先看两个在先判例：

　　（一）据中国艾扬格瑜伽学院有限公司与国家知识产权局一审行政判决书【（2020）京73行初15518号】，国知局以申请人申请注册的第38545379号“IYENGARYOGATTC”商标（简称诉争商标）已构成《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十条第一款第（七）项、第三十条所指情形为由，作出被诉决定，驳回诉争商标的注册申请。申请人不服该决定，向北京知识产权法院提起了诉讼。

　　本案中，引证商标（第22328204号“ ”商标）在全部指定服务上被不予核准注册，其不再构成诉争商标核准注册的权利障碍，诉争商标与引证商标不再构成使用在相同或类似服务上的近似商标。因此，本案的焦点在于诉争商标的注册申请是否构成《商标法》第十条第一款第（七）项所规定之情形。本案中，诉争商标为纯文字商标“IYENGARYOGATTC”，其中“IYENGARYOGA”是一种瑜伽流派名称，对此，原被告在庭审中明确表示认可。虽然原告主张放弃诉争商标文字中“IYENGARYOGA”的专用权，但相关公众并不能当然地知晓诉争商标放弃专用权的相关情况，仍会将“IYENGARYOGA”作为商标的构成要素之一加以识别，故仍应将“IYENGARYOGA”纳入诉争商标标识的审查范围。诉争商标使用在指定使用的“健身指导课程”等服务上，容易使相关公众对指定使用服务的内容等特点产生误认。故诉争商标构成《商标法》第十条第一款第（七）项所规定之情形。因此北京知识产权法院驳回了原告的诉讼请求。

　　（二）据浙江蛇蟠岛集团有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会二审行政判决书【（2018）京行终2321号】，上诉人浙江蛇蟠岛集团有限公司（简称“蛇蟠岛公司”）因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2016）京73行初6419号行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

　　本案中，诉争商标（第13177831号“ ”商标）由中文“蛇蟠岛旅游”和字母“SHEPANISLANDTOUR”组成，根据我国相关公众的一般认知习惯，诉争商标的中文部分为其显著识别部分。虽然诉争商标的商标档案中载明商标中“旅游”一词放弃专用权，但蛇蟠岛作为旅游景点，指定使用在安排游艇旅行、观光旅游等复审服务项目上，仅仅直接表示了上述服务的内容等特点，缺乏商标应有的显著性，不能起到商标的识别作用，原审判决及被诉决定关于诉争商标属于《商标法》第十一条第一款第二项所规定情形的认定并无不当，本院予以确认。蛇蟠岛公司该部分上诉理由具有事实及法律依据，本院予以支持。

　　此外，蛇蟠岛公司所提交的证据不足以证明诉争商标经过使用已经为相关公众所知晓，具有识别服务来源的功能，从而通过使用获得显著性，故诉争商标亦不符合《商标法》第十一条第二款所规定的情形。因此高院驳回上诉，维持原判。

　　从上述案件可知，法院在商标放弃专用权的意见基本一致：1）即便申请人主张放弃部分文字的专用权，因在实际市场中，相关公众并不能当然地知晓该放弃专用权的相关情况，仍会将该部分作为商标的构成要素之一，因此，该放弃专用权的部分仍应纳入考量，将商标作为整体进行审查。2）尽管申请人声明放弃商标中的通用名称，但该商标指定使用在该通用名称领域内的商品/服务上，仅直接表示了该商品/服务的内容等特点，缺乏商标应有的显著性，不能起到商标的识别作用，不得作为商标注册。

　　通常而言，申请人可就申请商标中包含的缺显部分声明放弃专用权，包括仅有本商品的通用名称、图形、型号的；仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；及其他缺乏显著特征的。如：在一起商标侵权案件中，被侵权的商标为“欧普照明及图”，其中“照明”二字放弃专用权。法院在判决中认定，因“照明”放弃专用权，故“欧普”系该商标文字部分的主要组成部分。该法院继而认定，涉案产品上使用的“欧普”文字与注册商标主要文字部分相同，构成近似商标，因而此种使用行为侵犯了商标注册人的商标专用权。

　　但是对于容易造成混淆误认的商标，或因申请商标中的部分文字/图形与他人在先商标近似而放弃该部分，国知局及法院通常不会对此予以认可。对前者而言，如拟申请使用在第33类“葡萄酒”商品上的“Santa Ema Blocks Gran Reserva” 和 “Santa Ema Blocks Reserva Especial”商标，因“Gran Reserva（意为‘特级珍藏’）”及“Reserva Especial（意为‘特酿珍藏’）”均表示葡萄酒的等级，即便申请人声明放弃对“Gran Reserva”及“Reserva Especial”的专用权，若该两件商标使用在普通等级的葡萄酒之上，便会误导相关公众对葡萄酒的质量产生混淆误认。因此，即便对此类文字声明放弃专用权，该类商标仍会导致公众对商品/服务的来源、产地、质量等产生混淆误认，继而不得作为商标注册。对后者来说，即便主动声明放弃该部分文件/图形，因相关公众在实际市场中并不能知晓该放弃专用权的情况，仍会将该商标整体进行识别，进而容易将其与他人商标混淆。此外，在商标中声明放弃部分文字/图形的专用权，并不能获得在该部分文字/图形上的保护，即并不能阻挡他人在类似商品/服务上申请含有该文字/图形的商标。

　　综上，声明放弃商标某部分文字/图形的专用权并不能有效躲避审查，更无法借此踏上获准商标注册的捷径。在申请商标时声明放弃专用权应该注意：如果商标本身属于《商标法》禁止性规定（如第十条和第十一条），或者因申请商标的部分文字/图形与他人在先商标近似，为了克服该在先商标，放弃该部分文字/图形的专用权，那么放弃专用权也不能使得申请商标获准注册。如果申请商标中的部分文字或图形本身是缺显部分，且不属于《商标法》禁止性规定，那么声明放弃该部分要素有可能帮助申请人获得商标的注册。