文/集佳知识产权代理有限公司 邢雨辰

　　美国专利法的101条款规定：

　　Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

　　该条款对专利申请保护的主体提出了可专利性的要求，即什么类型的主体是可以获得专利保护，什么类型的主体不可以获得专利保护。

　　单从该条款的法定范畴来看，只要主体是属于新的而且有用的“过程”“机器”“制品”或“物质组成”，或者是对其的改进，均可以获得专利权的保护。然而，随着美国专利实践的发展，对于保护主体的可专利性逐渐形成了更加完善也更加严格的要求，并围绕101条款产生了一套由诸多判例构成的体系。其中，对专利审查产生较大的影响一个判例是美国最高法庭对Alice案（Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct.2347, 2354 (2014)），在该案中，最高法庭判定可专利性的两步法，即：

　　1. 判断权项是否指向不可专利的概念；

　　2. 从单独和有序结合为整体两个层面考虑权项所有的额外要素，判断额外的要素是否能将该权项转化为一个可专利的主体。

　　在该两步法的基础上，对专利审查中涉及可专利性问题的判断，USPTO要求审查员在权项属于101条款中规定的四种法定类型的基础上（Step 1），继续进行对应于两步法判断，即：

　　Step 2A，权项是否指向不可专利的主体（抽象概念、自然规律、自然现象、自然产物、人类活动等）；

　　Step 2B，权项作为一个整体是否比该不可专利的主体具有显著的更多(significantly more)。

　　以上两步判断的初衷是为了防止在专利的保护范围中涵盖对“人类思维”和“自然存在”的垄断，因此要求专利申请的权项要尽可能使用限制性的书写方式来规避这种垄断。

　　然而，从现实来看，随着互联网和金融行业的发展，很多专利申请的主体都会不可避免的涉及到一些抽象概念和自然规律，比如按某种算法和规则运行的设备、获取数据并对数据进行操作的装置等等，因此在专利审查中，关键的判断自然而然地落入了第二步，即判断在算法、规则、数据获取和操作之外的特征是否能将该权项转化为一个可专利的主体。

　　对此，巡回法庭曾指出，只要权项的要素包含超出工业中目前“众所周知、常规、传统”（well-understood, routine, conventional）的行为，就可以满足Alice 案第二步判断。虽然该条件看似涵盖了较为广阔的范围，但换一个角度来看，如果一个专利申请因涉及抽象概念等主题而没有通过Alice第一步判断，那么其能否满足可专利性要求就只取决于审查员对“众所周知、常规、传统”定义的理解。

　　但是，在以往的审查实践中，由于“众所周知、常规、传统”是一个相对主观和模糊的判定标准，很多情况下审查员在OA中只会泛泛的说一句“权项不包含任何非众所周知、常规、传统的附加特征”或者“权项中的……特征是众所周知、常规、传统的”，而不去做任何进一步的解释和说明。同时，在OA的答复中，代理人或者申请人对不属于“众所周知、常规、传统”的举证显然是非常困难的，而由于附加特征往往涉及到算法或者规则运行的主体，直接进行权项的修改往往又会存在修改超范围或者权项范围过小的问题。因此，从代理人或者申请人的角度来看，当在经过对101问题的多轮争辩之后，审查员突然强调“众所周知、常规、传统”的问题经常会让答复工作陷入无从发力和难以下手的境地。

　　针对这一问题，以Berkheimer案（Berkheimer v. HP Inc., 881F.3d1360 (Fed. Cir. 2018)）为契机，USPTO与2018年4月19日下发了新的备忘录（https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF），对审查员判定“众所周知、常规、传统”提出了新的要求。

　　简单来说，Berkheimer案涉及到了对“众所周知、常规、传统”的事实判断。巡回法庭在判决中强调了“众所周知、常规、传统是一个事实问题”，并认为“说明书的技术进步按照其在权项中体现的程度，产生该发明是否是众所周知、常规、传统的争议”。从判决结果来看，Berkeheimer案中部分权项的限定不能直接推导出说明书的技术进步，因此被认为没有包含“非传统”的解决方案，也不涉及事实争议；而另一部分权项的限定直接与说明书声称的技术进步直接关联，因此其是否包含了“非传统”的解决方案是一个涉及说明书记载内容的重要事实争议。最终，巡回法庭认为在存在重要事实争议的情况下，地方法庭的简易判决不合适，需重审。

　　同时，巡回法庭强调了是否是“众所周知、常规、传统”的与是否记载在现有技术中是两个不同的问题，即，一个特征已经被记载在现有技术的某个文献里并不能表明该特征就是“众所周知、常规、传统”的。

　　据此，USPTO认为，权项的一个特征或者元素是否是“众所周知、常规、传统”的，其判断依据应当参照美国专利法112(a)条的判断依据，即“是否该特征已经被本领域熟知因此不需要在说明书中记载细节”。

　　由此可见，该要求实质上对“众所周知、常规、传统”的判定提出了比较清晰的参照，而由于112(a)条中包含要求“使得本领域技术人员能够制作或者使用”，因此该要求实际上是比较严格的。

　　进一步的，USPTO将“众所周知、常规、传统”判定的举证责任置于审查员一方，即“事实判断”中的“事实”需要由审查员来提供，备忘录中规定了该“事实”可以采用以下四种形式：

　　1. 引用申请人在说明书或者陈述中的描述，该描述明确指出该特征是“众所周知、常规、传统”的；

　　2. 引用法庭的决定，该决定曾讨论该特征是“众所周知、常规、传统”的；

　　3. 引用公开出版物证明该特征是“众所周知、常规、传统”的，该出版物可以是讨论了现有技术和众所周知技术的书籍、说明书、综述等；

　　4. 以官方公告的形式声明该特征是“众所周知、常规、传统”的，但仅限于审查员确定自己的结论的情况下。 特别的，该备忘录强调了并非所有用于评述新创性的文件都可以作为第2点中出版物，该出版物的特性（如语言种类、公众接触程度等）和描述（是否是广泛使用的、众所周知的）均需要满足要求。

　　从现实看来，中国专利实践中对写入存储器的程序和执行某种算法的模块化系统的审查较为宽松，而随着我国互联网企业的发展，这一类的专利申请往往着眼于“改变某一系统的运行和连接的方法”以“获得更好的用户体验”或“扩展原有的功能”。由于这一类专利申请的主体是算法或者对数据的处理，而且往往本身不对计算机本身产生改进，在实际的审查过程中通常会直接被认为其额外的限定是“众所周知、常规、传统”的，因此直接面临101问题。

　　对此，笔者认为，该备忘录涉及的新规则对目前的专利申请有相当重要的指导意义，虽然对审查员的严格要求给申请人和代理人提供了更大的便利，但具体来说需要特别注意以下几点：

　　1. 在权利要求的撰写方面，需要考量说明书的技术进步与权项特征的关联程度，无论是独权的必要特征还是从权的附加特征，都需要尽可能在说明书中直接建立与技术效果之间的联系；

　　2. 在说明书的撰写方面，需要建立附加特征尤其是算法执行主体或者数据操作主体的多个层次，从确定的非常规主体到较为不确定的非常规主体均有涉及，以应对针对101的修改；

　　3. 在说明书的撰写方面，需要注意相关的特征是否在美国101判例中已经被讨论过，如果已经被认定为“众所周知、常规、传统”则需要注意规避；

　　4. 在说明书的撰写方面和OA的答复方面，需要注意针对112(a)问题的说明是否会影响到潜在的101问题，特别是承认本领域技术人员能够实施或者想到某些要素是否会导致权项的附加特征落入“众所周知、常规、传统”的范围。