文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩烁

　　在美国专利审查实践中，对于分案程序，一般分为三种形式，即：分案申请（Divisional Application,DA）、续案申请（Continuation Application,CA）和部分续案申请（Continuation-in-Part Application, CIP）。

　　关于分案申请（DA），其主要适用于被动分案的情况。具体来说，美国专利法35 U.S.C. 121对分案申请作了规定：

　　“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application…”。

　　在上述35 U.S.C. 121中，规定了如果一个申请中包含两个或更多个独立或有显著区别的发明，审查员可以要求该申请限制到其中一个发明，其余发明可以作为分案申请的主题。也就是说，基于专利法35 U.S.C. 121的规定，基本上不存在申请人主动提出分案（DA）的情况。

　　例如，在审查员可以基于RR通知书（Requirement for Restriction），要求申请人根据35 U.S.C. 121的规定对原申请中的权利要求进行限制和选择。申请人可以选择一组权利要求继续进行审查，其余的权利要求被删除（Cancel）或撤回（Withdraw）。此时，针对删除或撤回的权利要求，申请人可以提交分案申请。

　　分案申请（DA）可以享有母案的申请日，保护期限从母案申请日起算，并且后期不会存在重复授权被驳回或申请人被迫选择期末放弃（Terminal Disclaimer），造成保护期限缩短的情况。

　　而对于续案申请（CA）和部分续案申请（CIP）,其主要基于在审母案（或者说，处于未决状态）主动提交的新申请。其中，CA申请可以基于申请文件重新撰写权利要求，保护范围可以与母案不同或者大于母案的保护范围，但说明书内容不得超出母案公开范围。而CIP申请不仅可以重新撰写权利要求，申请人还可以在说明书中加入超出母案公开范围的新内容，以进一步完善和补充自己的方案。基于上述不同的情况，显然CA申请可以继续享有母案的优先权，而CIP申请中新加入的内容则不能享有母案的优先权，须以提交日期作为后续的新创性及其他审查的关键法定日期。

　　这里，笔者着重分析一下美国分案程序中部分继续申请与继续申请提交时的程序问题。大多数情况下，CA申请和CIP申请都是在实审过程中由申请人主动提出的，例如，针对不乐观的OA审查意见且程序用尽，或者对当前权项的撰写不满意，申请人都可以主动提出CA申请或CIP申请来维护自己的权益。在CA申请和CIP申请提交过程中，申请文件文本中的权利要求书都会进行改动，这也是续案的主要目的。在后续针对分案的审查过程中，审查员都会结合权项记载的具体方案分析是否超范围。然而，审查员在对CA申请和CIP申请的文本的形式审查标准较为严格，主要基于说明书和附图是否有改动，即使细微的改动，审查员也会判定为新增加的内容（New matter）,从而判定该续案申请为CIP类型。也就是说，在申请人提交续案申请表格中关于续案类型（CA申请/CIP申请）的填写，审查员可以自行判定，并且大多数情况下仅简单以说明书是否有改动为判定依据。

　　显然，如果将CA申请改判为CIP申请对申请人是非常不利的。例如，笔者亲自处理过一件续案申请就涉及上述改判情况。具体来说，该案母案在撰写过程中，说明书的文字记载对某一涉及结构关系的关键特征描述不清楚，实际的位置关系没有明确文字记载，但从附图中以及整体方案中可以清楚、毫无疑义地推断出来，但母案审查已错过修改时机（在Non-Final OA中，没有针对该特征进行争辩，Final OA 阶段很难再进行上述修改，RCE程序又很难对说明书进行修改），为此，申请人希望提出CA申请，修改说明书内容对上述特征进行额外的文字描述，以期弥补这一缺陷，并同时保留母案的申请日。

　　尽管上述说明书中加入的文字性描述实际上可以从附图和整体方案中明确得出，不属于新增加的内容，但审查员在对续案发出的Non-Final通知书中，直接将上述内容判定为New matter,将该续案申请改判为CIP申请，并针对该关键特征以续案申请日为检索日期，检索到晚于母案申请日的对比文件，导致续案申请仍然无法克服新创性的缺陷。

　　针对上述不利情况，笔者尝试从争辩上述加入特征不属于New matter,从而争取该续案仍属于CA类型，享有母案优先权日的策略进行争辩，包括分析该特征在整体方案中的构成和相互关系，以及从附图显示的关键特征的相互关系进行分析和争辩，从而将该特征排除认定为New matter，由此重新认定检索日期，并消除检索到的对比文件的效力。在提交答复后，后续审查员认可了笔者的争辩意见，并重新认定为CA申请，从而顺利获得授权，尽可能地维护了申请人的利益。

　　从上述案例可以看出，在遇到CA申请和CIP申请时，首先，在审查员方面，其判断标准多以说明书是否有明显改动为主，不会具体分析该改动或增加的内容是否超出母案的范围。另一方面，如果审查员将原本符合要求的CA申请请求改判为CIP申请，申请人也仍有机会对审查员的认定进行争辩，如果理由充分、合理，审查员完全可以接受并再度改判为CA类型的续案申请，从而最大的保障申请人的合法利益。

　　笔者也就此希望本文能够对今后遇到上述情况的相关方带来帮助。

　　参考文献：

　　1.《美国专利申请撰写及审查处理策略》（第二版） 作者：皓普曼（美国） 知识产权出版社

　　2.《美国专利法》作者：Martin. J. Adeiman etc. 知识产权出版社

　　3.美国专利商标局美国专利审查操作指南 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/